论对善意在先使用商标的保护——以“杜家鸡”商标侵权案为视角(3)

　　权利相协调的任务。[10]所以在权利的谱系上，如果说法律依具体规则所创设的权利是一种实然的权利的话，法律原则中道德规范所衍生出的权利则为一种应然的权利，前者依赖于法律条文中的经验事实，后者则诉诸于伦理上的正当性。但不管其授予程序如何，权利依具体准则而产生还是依道德原则而生成，并不导致其在效力强弱和等级序次上存在差异。[11]因此，人们在处理权利冲突时并不能简单地依据冲突的权利是否经过法定程序登记或者注册而判断谁存谁舍。在商标权基于注册取得的背景下，在先使用的商标应当享有一定的权益。从理论上而言，保护商标在先使用人的利益，核心不是保护在先使用，而是保护基于在先使用而产生的利益。某一商标通过使用具有了区别商品和服务的功能，即建立了一定的商誉。在这种情况下，在先使用人显然获得了值得保护的利益。如果将商标注册原则的适用绝对化，在先使用人仅仅因为自己在先使用的商标与在后注册的商标相同或者近似就不能正常使用，这对在先使用人是不公平的。[12]因为在先使用人是首先使用该标志的人，并未搭借在后注册人的声誉，是一种使用的事实状态，而商标的基本功能恰恰是通过使用来实现的，通过使用产生识别功能并累积商誉和知名度，注册本身只是一种对权利的确认。因此，立法者即使坚持商标注册取得原则，也应注意到商标在先使用人和在后注册人的利益平衡，不能仅仅以他人申请注册在先为由来对抗他人在先使用商标的事实和权利，进而否定在先使用人的利益。
　　在前述“杜家鸡”商标侵权案件中，“杜家鸡”是源于湖北荆州地区的一个通用菜名，历史悠久。事实上，被告是专售杜家鸡，并没有销售过其他食品，尤其是其并未实际使用“杜家鸡”商标，而只是将“杜家鸡”作为其所提供的菜品名称予以使用，该行为并未造成商标使用的混淆，原告对此应无权禁止。由于被告在原告商标注册之前已经使用“杜家鸡”字样经营火锅并有一定的市场知名度，故相对于原告而言，被告享有在先使用的权利，并应依法受到保护。一审法院仅根据《商标法》保护注册商标专用权的规定和维护市场统一秩序的立法精神，认定被告在先、善意的使用并不构成侵犯他人注册商标专用权的抗辩事由，并判令被告承担停止侵权和赔偿损失的责任，其判决理由是不充分的。
　　(二)对善意在先使用商标予以保护的国外立法例
　　纵观商标法的发展历史，其经历了由使用产生权利到注册产生权利的变迁。各国商标法在赋予商标注册权的同时，也在一定程度上保留了商标在先使用人的权利。对此，两大法系的规定有所不同。美国《兰哈姆法》第2条规定，在商业中并存合法使用而使之有权使用的商标可以准予并存注册。产生并存注册的必要条件是，在后申请人对其商标的商业使用必须先于在先注册申请人或者注册人在美国专利商标局提出商标申请之日，否则不存在并存注册。如果有管辖权的法院终审决定一个以上的人有权在商业中使用相同或者近似的商标，可由专利商标局长准予并存注册，同时规定各商标所有人使用其注册商标的方式、地点或者有关商品的条件和限制。另外，在美国，在先使用可以作为商标侵权的抗辩理由。[13]《英国商标法》规定，在他人注册或者使用商标之前，在特定地域内的商业过程中连续使用未注册商标或者其他标志，不构成对注册商标的侵害。此处的未注册商标和其他标志作为“在先权利”受到保护。但该法对“在特定地域内”未作规定，留由法庭作出更为明确的界定。
　　大陆法系对商标在先使用的规定比较明确。《意大利商标法》规定，如并非驰名商标或仅具地方知名度的未注册商标由他人在先使用，那么该他人应有权继续使用商标，也有权在广告上使用商标，但须在同一地域使用，并不与商标注册相抵触。《瑞士商标法》规定得更详细，一个标志在被申请注册之前即被他人使用的，该商标的所有人不得禁止他人在现有范围内继续使用该商标;继续使用的权利只能连同企业一起转让。[14]《日本商标法》对在先使用的商标进行保护的门槛较高，该法要求在他人申请注册商标之前，在日本国内非以不正当竞争为目的，已在该商标注册申请指定的商品或服务或者类似商品或服务上使用与申请注册商标相同或者近似的商标，而且作为区分与自己业务有关的商品或服务的标志至他人提出商标注册申请时已在消费者中广为知晓的，该商标使用人有权继续在前述商品或者服务上使(作者：王莲峰，来源：法学)