产品制造方法专利的举证责任探讨

　　编者按：

　　在专利侵权纠纷案件中，当事人举证责任分担的一般原则是谁主张，谁举证。对于方法专利而言，被控侵权人在企业内部实施专利方法具有相对的隐蔽性，专利权人往往面临举证难的问题。方法专利侵权诉讼中侵权行为的特殊性，决定了其举证责任的分配原则不同于专利侵权诉讼。对于新产品的制造方法，专利法规定了一定条件下的举证责任倒置规则；而在“非新产品”方法专利侵权诉讼中，并不实行举证责任倒置，仍由专利权人对被控侵权人所实施的侵权行为的事实负举证责任。

　　本文将首先梳理产品制造方法专利举证责任的历史演进，然后结合我国审判实务界关于产品制造方法专利的不同判决，对“新产品”与“非新产品”案件中的举证责任进行初步分析。

　　一、产品制造方法专利举证责任的历史演进

　　方法发明（process invention）是指利用自然规律系统地作用于一个物品或者物质，使之发生新的质变或者成为另一种物品或物质的方法的发明。[1]方法发明专利的技术方案表现为制造某一产品或为达到某一目的而实施技术手段的过程，而非产品发明专利则表现为获得某一产品的结果。产品的制造方法总在被控侵权人产品的制作过程中使用，而制作过程远非专利权人所能接触或控制，权利人几乎不可能进入生产现场调查取证。特别是产品的制造方法往往涉及商业秘密，企业更是会对其采取较高程度的保密措施，这也增加了专利权人取证的难度。因而，考虑到方法专利的特殊性，我国对方法专利侵权案件的举证责任分配历经变化，大体上可以分为三个阶段：

　　（一）严格的举证责任倒置

　　1993年以前，在产品的制造方法专利侵权诉讼中，实行严格的举证责任倒置，即不区分新产品和非新产品，一律由被控侵权人提供其产品的制造方法的举证。

　　我国1984年颁布的第一部专利法第60条第2款规定：“在发生侵权纠纷的时候，如果发明专利是一项产品的制造方法，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法的证明。”1992年《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>若干问题的意见》第74条规定：“在下列侵权诉讼中，对原告提出的侵权事实，被告否认的，由被告负举证责任：（1）因产品制造方法发明专利引起的专利侵权诉讼；……”此时的法律规定并未对新产品与非新产品加以区分，而是只要涉及产品制造方法专利侵权诉讼，即由被控侵权人对其产品的制造方法举证。

　　（二）区别的举证责任倒置

　　1993年至2000年期间，产品的制造方法专利侵权诉讼中，实行区别的举证责任倒置，即区分新产品与非新产品，当制造方法专利侵权诉讼涉及新产品时，由被控侵权人承担对其产品制造方法的举证责任。

　　1991年底，TRIPS协议初步达成，其中第34条对方法专利的举证责任提供了两套方案供成员国选择，即至少在下列情况之一中，如无相反证据，则未经专利所有人许可而制造的任何相同产品，均应视为使用该专利方法而获得：（a）如果使用该专利方法而获得的产品系新产品；（b）如果该相同产品极似使用该专利方法所制造，而专利所有人经合理努力仍未能确定其使用了该专利方法。1992年底我国专利法第一次修改时采纳了TRIPS协议给出的（a）方案，修改后的专利法第60条第2款规定“在发生侵权纠纷的时候，如果发明专利是一项新产品的制造方法，制造同样产品的单位或者个人应当提供其制造方法的证明。”与1984年专利法相比，增加了一个“新”字，表明只有涉及新产品的制造方法专利才由被控侵权人承担举证责任，从而把非新产品的举证排除在举证责任倒置之外。

　　（三）有限的举证责任倒置

　　2000年至今，在产品的制造方法专利侵权诉讼中，实行有限的举证责任倒置，即区分新产品与非新产品，对涉及新产品的制造方法专利侵权诉讼，由被控侵权人提供其产品的制造方法不同于专利方法的举证。

　　1992年专利法对方法专利举证责任的修改在实践中仍有不完善之处：一是仅要求被告提供“其制造方法的证明”有时不能清楚表明被告事实的方法与专利方法之间的异同，不利于法院和专利管理部门认定是否构成侵权；二是根据TRIPS协议第34条第3款的规定，在引用相反证据时，应顾及被告保护其制造秘密和商业秘密的合法利益。如果不加以限制，会在披露的过程中不可避免地泄露商业秘密。[2]有鉴于此，2000年专利法第二次修改，该法第57条第2款规定：”专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其制造方法不同于专利方法的证明；……”。最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第4条第1款第（1）项也规定：“因新产品制造方法发明专利引起的专利侵权诉讼，由制造同样产品的单位或者个人对其制造方法不同于专利方法承担举证责任。”2008年专利法第三次修改，对上述规定没有改变，仅将对应条款调整至第61条第1款。上述规定与区别的举证责任基本相同，但克服了区别的举证责任规定模糊的缺陷，较为明确具体。此时，被控侵权人只要有证据证明其制造方法不同于专利方法，如证明某一技术特征不同于专利方法中对应的技术特征，即能推翻全面覆盖原则的适用，进而认定未侵犯专利权，无须公布其完整的制造方法，于保护专利权人与被控侵权人均有利，较好地平衡了双方利益。[3]

　　二、“新产品”的举证责任倒置

　　根据现行《专利法》第61条第1款及《证据规定》第4条第1款，在涉及新产品制造方法发明专利所引起的专利侵权诉讼中，由制造同样产品的单位或者个人对其制造方法不同于专利方法承担举证责任，即发生举证责任倒置。

　　（一）权利人的举证责任

　　虽然在新产品方法专利侵权中实行举证责任倒置规则，但被控侵权产品是否属于“新产品”的举证责任仍在原告。[4]此外，在证明该方法专利属于新产品制造方法专利的同时，权利人还需进一步证明被控侵权人生产的产品与依照原告的方法专利生产出的产品为同样产品。

　　1．“新产品”的认定及证明

　　对于如何确定专利法中所述的新产品，学界及司法界一直存在争议：一种意见认为，新产品应当是以专利申请日前是否在国内外为出现为标准，即“出现”标准；另一种则认为，其应当是以专利申请日前是否在国内外进行过生产制造为标准，即“制造”标准。最高人民法院《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定》2003年7月的征求意见稿第117条即设计了此两种方案，两种标准在实践中也多有运用。特选取应用此两种标准的典型案例，并列举如下：

　　2010年1月1日施行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十七条规定：产品或者制造产品的技术方案在专利申请日以前为国内外公众所知的，人民法院应当认定该产品不属于专利法第61条第1款规定的新产品。该条文从反面规定了新产品的认定标准：在专利申请日之前不为国内外公众所知。这条规定解决了涉及“新产品”的各种学说之间多年的争论，统一了司法认定标准。该解释出台后，在绝大部分设计新产品制造方法的专利侵权纠纷中，法院均依据申请日以前不为国内外所知来认定“新产品”。

　　北京市高级人民法院于2013年9月印发《专利侵权判定指南》，在102条就“新产品”的判断问题表达了与上述司法解释相同的观点，认为“专利法第六十一条规定的“新产品”，是指在国内外第一次生产出的产品“，该指南还为“新产品”的判断提供了一个可操作性的标准，即“该专利与专利申请日之前已有的同类产品相比，在产品的组份、结构或者其质量、性能、功能方面有明显区别；产品或者制造产品的技术方案在专利申请日以前为国内外公众所知的，应当认定该产品不属于专利法规定的新产品”；同时，第102条还明确指出“是否属于新产品，应由专利权人举证证明。专利权人提交证据初步证明该产品属于专利法规定的新产品的，视其尽到举证责任”。由此，北京市高级人民法院就“新产品”的认定及证明问题给出了较明确的判断标准，对类似案件提供了明确的指导。

　　2．“同样产品”的认定及证明

　　证明了依照原告方法专利生产出的产品为新产品后，原告需要证明被控侵权人生产的产品与依照原告的方法专利生产出的产品为同样产品。根据专利法第61条第1款，“同样产品”是适用举证责任倒置的另一个前提条件，即要求专利权人能够证明被控侵权人生产出的涉案产品与制造专利方法直接获得的产品是相同的。在“新产品“及“同样产品”条件同时满足时，发生举证责任倒置，由被控侵权人承担举证责任。

　　当前专利法第61条第1款的规定中虽然提到了“同样产品”，但我国相关的法律法规均没有对其作出完整的解释，TRIPS协议对“同样产品”的概念也未提供明确指引，只是在国家知识产权局条法司出版的《新专利法详解》中简单的对“同样产品”作出了认定：“相同的产品和相同的方法是指与已经申请并获得专利权的专利产品、专利方法相同的产品、方法……”由此可知，我国在“同样产品”的认定及标准上还缺乏明确的法律规定，导致一些法院在审理专利侵权案件中，对同样产品的规定未能形成一个统一的认定标准。

　　如张喜田与中奇公司等专利权侵权纠纷再审案[10]，张喜田系名称为“氨氯地平对映体的拆分”的发明专利的专利权人。2005年2月，专利权人张喜田起诉至吉林省长春市中级人民法院，称涉案专利是制造左旋氨氯地平新产品的方法专利，中奇公司研发马来酸左旋氨氯地平和马来酸左旋氨氯地平片新药，华盛公司生产马来酸左旋氨氯地平（原料药），欧意公司生产马来酸左旋氨氯地平片，玉顺堂公司销售侵权产品，这些公司均侵犯了涉案专利权，请求法院判令中奇公司、华盛公司、欧意公司、玉顺堂公司承担侵权责任。一二审法院直接将依照涉案专利方法直接获得的产品错误地认定为左旋氨氯地平，在张喜田没有提供证据证明华盛公司、欧意公司制造的产品与依照涉案专利方法直接获得的产品属于同样的产品的情况下，认定由华盛公司、欧意公司承担证明其产品制造方法不同于专利方法的举证责任。再审中，最高法院认定，张喜田提供的证据虽然能够证明华盛公司、欧意公司制造了马来酸左旋氨氯地平及其片剂，并且马来酸左旋氨氯地平的制造须以左旋氨氯地平为原料，但张喜田并没有提供证据证明华盛公司、欧意公司在制造马来酸左旋氨氯地平及其片剂时，也制造了前述中间产物，因此，张喜田提供的证据并不足以证明华盛公司、欧意公司制造的产品与依照涉案专利方法直接获得的产品属于同样的产品，本案不应由华盛公司、欧意公司承担证明其产品制造方法不同于专利方法的举证责任。

　　本案中，依照专利方法获得的左旋氨氯地平中间产物的化学结构式是清楚、明确的，将被控侵权人的产品与左旋氨氯地平中间产物进行比较、分析，能够比较客观地确定二者是否属于同样的产品。但是，由于该中间产物仅存在于左旋氨氯地平的生产过程中，并非最终产品，权利人难于取得证据证明被控侵权人在制造左旋氨氯地平、马来酸左旋氨氯氮平的过程中也制造了该中间产物。因此，由权利人举证证明被控侵权人制造的产品与依照专利方法获得的产品属于同样的产品，客观上存在一定的困难。此外，在某些技术领域中，根据涉争专利的权利要求书以及说明书、附图中记载的相关技术内容，难以准确确定依照专利方法获得的产品的具体结构、组成等，将被控侵权人制造的产品与依照专利方法获得的产品进行比较，难以判断二者是否属于同样的产品。

　　冯晓青教授认为，“同样产品”，是指将被控侵权产品与专利权人所要求保护的方法专利所生产的产品进行比较，而前者采用了后者全部技术特征[11]；然而，就制造方法的专利权而言，其权利要求所要求保护的是方法特征，主要体现为生产步骤或流程，而不是产品本身所具有的特征。[12]但显然，权利人无法将生产过程中的技术特征直接与被控侵权产品的技术特征进行比较，只能将被控侵权产品的技术特征与实施专利权人的专利方法所获产品的技术特征进行对比。原告需结合涉案产品的组份、结构或质量、功能、性能等对其是否属于“同样产品”予以充分的举证、说明和解释。

　　（二）被控侵权人的举证责任

　　在原告证明了按照其方法专利生产出的产品是新产品及被控侵权人生产了同样产品后，举证责任即发生倒置，被控侵权人应证明其制造方法不同于原告的专利方法。根据专利侵权的全面覆盖原则，只有被控侵权人采用的制造方法全部落入原告的权利要求范围内才会侵犯原告的专利权。如果被控侵权人的方法有一项技术特征与原告的方法专利既不相同也不等同，则无法根据全面覆盖原则判定其侵犯了原告的专利权。因而，被控侵权人若想证明其未侵犯原告的专利权，只要能够证明自己技术方案的技术特征与权利要求所记载的全部技术特征相比，缺少一个以上的技术特征，或者有一个以上的技术特征即不相同也不等同，即可满足专利法第61条第1款“制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明”的规定，无须披露其完整的制造方法。

　　在江苏恒瑞医药股份有限公司与阿文-蒂斯药物股份有限公司（AVENTISPHARMAS.A.）专利侵权及不正当竞争纠纷上诉案[13]中，原告阿文—蒂斯公司系“制备塔三烷衍生物的新起始物和其用途”（专利号：ZL93118203.4，）发明专利（以下简称93专利）的权利人，该公司指控恒瑞公司未经其同意使用了93专利。经现场取样及鉴定后，鉴定机构在鉴定报告中指出：恒瑞公司的多西他赛产品起始物的生产技术方案与93专利技术方案最主要的区别技术特征属于两种不同的技术手段，两者该技术特征既不相同、也不等同。故被控侵权技术方案未落入93专利权的保护范围。

　　该案是被控侵权人成功举证的典型案例，被控侵权人只针对不同于原告专利权利要求的技术特征进行举证，既保护了自己的商业秘密，又免去了举证、质证、鉴定等诸多繁琐程序，减轻了当事人的讼累，也节约了司法资源。

　　三、非新产品的举证责任

　　如上文所述，只有在方法发明专利涉及新产品，且专利权人能够证明其为新产品，且被控侵权人生产的产品与依照原告的方法专利生产出的产品为同样产品时，被控侵权人才承担证明其制造方法不同于专利方法的举证责任。反之，如果所制造得产品在国内属于“已知产品”即非新产品，或者专利权人未证明是新产品，则不适用于举证责任倒置，只能按照民事诉讼法第64条规定，由原告承担侵权举证责任。此时专利权人应对被控侵权人侵权的法律要件事实承担举证责任，证明被控侵权人盗用了自己的专利方法或属于与其专利方法相同或等同的方法。

　　然而，考虑到方法专利侵权的特殊性，要求专利权人对对方使用的方法加以举证显然存在现实困难。鉴于举证责任分配法定，为了解决非新产品侵权诉讼中专利权人难以获得侵权证据的困难，保证公正解决纠纷，保护专利权推进技术进步，在司法实践中推定规则及证据保全制度多有应用。

　　（一）推定规则

　　推定是指根据某一事实的存在而作出与之相关的另一事实存在（或不存在）的假定。适用推定规则是通过证明对象的转化，降低承担客观举证责任者不能证明的风险。主张推定事实的一方当事人只需证明推定适用的前提或基础事实，在没有相反事实的情况下，运用逻辑和经验法则直接认定欲证明事实的存在。[14]

　　TRIPS第34条第1款对方法专利的举证责任提供了两套方案供成员国选择。其中根据（b）项规定如果该相同产品极似使用该专利方法所制造，而专利所有人经合理努力仍未能确定其使用了该专利方法，如无相反证据，则未经专利所有人许可而制造的任何相同产品，均应视为使用该专利方法而获得。美国目前采取了(b)项规定,即如果专利权人能证实“存在该相同产品是以该方法生产的实质上可能,并且,该专利所有人不能通过合理努力来确定是否实际使用了该方法”,即由被控侵权人举证其使用不同于专利权人方法专利的方法生产产品。日本《专利法》第104条规定，“对于物的生产方法之发明已经授予了专利权的，在提出专利申请之前该物在日本国内不是公知之物的情况下，可以推定出现的与该物相同之物就是适用了该方面方法而生产的。如果要否定专利权人所主张的组成侵权行为的物品、方法的具体形态，那么被主张的侵权人必须公开其自己具体的行为形态。”[15]可见，在产品制造方法专利侵权诉讼中，推定规则是许多国家奉行的基本做法。

　　我国司法实践中对非新产品制造方法发明专利侵权诉讼中适用推定规则也进行了探索。2011年底最高人民法院发布的司法解释[16]中强调，“使用专利方法获得的产品不属于新产品，专利权人能够证明被诉侵权人制造了同样产品，经合理努力仍无法证明被诉侵权人确实使用了该专利方法，但根据案件具体情况，结合已知事实以及日常生活经验，能够认定该同样产品经由专利方法制造的可能性很大的，可以根据民事诉讼司法解释有关规定，不再要求专利权人提供进一步的证据，而由被诉侵权人提供其制造方法不同于专利方法的证据。”

　　如湖北高院判决李成林诉深圳光明公司等侵犯发明专利权纠纷案[17]中，涉案发明专利“一种脱钙人牙基质及其制作方法”经过国家专利局授权公告,合法有效,纠纷发生时该专利仍在有效保护期内,原告能够证明被告生产和销售的产品与依其专利方法生产的产品是相同产品,且被告对此没有异议。庭审中,原告经合理努力仍无力证明被告在合同终止后继续使用其专利方法。方法专利侵权纠纷中,原告获取被告生产车间内仍然使用其专利方法生产产品的证据十分困难。但本案中,原、被告之间曾签订专利实施许可合同,合作期间,被告利用原告的专利方法生产产品,后因纠纷产生,合作终止。根据上述具体案情和已知事实,并结合日常生活经验,法院认定被告仍然使用原告专利方法生产产品的可能性很大,应由被告承担其制造方法不同于专利方法的证明责任。而在最高人民法院2013年10月公布的八起知识产权司法保护典型案例中，“亚什兰许可和知识产权有限公司、北京天使专用化学技术有限公司诉北京瑞仕邦精细化工技术有限公司、苏州瑞普工业助剂有限公司、魏星光等侵害发明专利权纠纷案”是一起合理运用证据规则，以事实推定的方式认定侵犯产品制造方法专利权的典型案例。最高人民法院在评价本案典型意义时指出，“审理法院根据案件具体情况，在权利人已尽合理努力并穷尽其举证能力，结合已知事实以及日常生产经验，能够认定同样产品经由专利方法制造的可能性较大的前提下，不再苛求专利权人提供进一步的证据，而将举证责任适当转移给被诉侵权人。同时，审理法院在被诉侵权人不能提供相反证据的情况下，认定其使用了专利方法。这种方法合理减轻了方法专利权利人的举证负担，对于便利方法专利权利人依法维权具有重要意义。”[18]

　　（二）证据保全制度

　　证据保全是对可能灭失或以后难以取得的证据及时加以收集、固定和保护的法律制度。[19]证据保全的意义在于使当事人取得真实、准确的证据，防止证据被转移、隐匿或灭失。由于方法专利侵权证据具有隐蔽性、易逝性、技术性的特定，当事人取证比较困难。而从司法实践中的情况来看，当事人通过申请证据保全而借助于法院的固定证据行为似乎很好地解决了这一问题。在知识产权诉讼实践中尤其是在方法发明专利侵权诉讼中，证据保全制度得到了最充分的运用。

　　《中华人民共和国民事诉讼法（2012年修正）》第81条“在证据可能灭失或者难以取得的情况下，可以向人民法院申请保全证据，人民法院也可以主动采取保全措施”“因情况紧急，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，利害关系人可以在提起诉讼或者申请仲裁前向证据所在地、被申请人住所地或者有管辖权的人民法院申请保全。”规定了民事诉讼前，民事中进行证据保全的条件和程序规则，为丰富证据收集手段，克服举证困难提供了有力的法律依据。

　　如张溪水与南安市洪濑祥发食品厂侵犯发明专利权纠纷案[20]中，在法庭上原告提供证据证明，证明被告祥发食品厂生产的产品与其依照专利方法生产的产品是相同的，法院根据原告提交的证据保全申请，对被告生产的面豉酱瓜的工厂区域进行了现场勘验，摄取了其正在生产的面豉酱瓜。法院在送达应诉通知书及相关诉讼资料给被告前，便对被告进行询问，制作了笔录，并对被告祥发食品厂的生产车间、生产工具、生产原料及某些成品、半成品的进行了证据保全。在庭审质证时，原告对人民法院向被告调取的笔录不持异议。被告生产面豉酱瓜所采用的传统的黄豆和面粉混合发酵的制作工艺，已得到原告的认可，被告已尽到举证责任。法院所采取的证据保全有利于保护原告的合法利益，也有利于案件的公正、公平的审理。

　　结语

　　“证明责任乃诉讼的脊梁”，这句话道出了证明责任分配规则的重要性。由于方法专利的特殊性，在涉及产品制造方法专利侵权诉讼中，传统的举证责任规则已不能再简单地适用。根据我国现行法律规定，在涉及新产品的制造方法专利侵权诉讼中，权利人在证明涉案产品为“新产品”，且被控侵权人生产的产品与依照原告的方法专利生产出的产品为同样产品后，发生举证责任倒置，由被控侵权人承担举证责任。而在“非新产品”的制造方法专利侵权诉讼中，仍遵循“谁主张，谁举证”的基本规则，但为了解决专利权人难以获得侵权证据的困难，推定规则及证据保全制度在实践中也多有应用。