驰名商标跨类保护的实践与思考——对《销售丰田电动自行车应如何处理？》一文的讨论

发布时间：2015-05-18 14:41商业秘密网点击率：10863

　　案情回放
　　11月25日_，本版刊登了《销售丰田电动自行车应如何处理？》一文，文中所述案情为：某市工商局根据丰田汽车技术中心（中国）有限公司北京办事处（以下简称丰田公司）的举报，对杨某销售的电动自行车涉嫌侵犯丰田注册商标专用权一案展开调查。调查发现，当事人杨某的经营场所牌匾内容为“××丰田自行车”，销售场所内有20台电动自行车的后护板、前车框上标有“丰田电动车”字样，使用说明书中有“日本丰田”、“丰田”、“日本技术”等内容，合格证上有“有路就有丰田车”及“丰田”字样。使用说明书、合格证上标注的生产厂商为“天津市××电动车中心”。上述20台电动自行车经丰田商标注册人鉴定，属于侵犯丰田注册商标专用权的商品。丰田公司同时提交了国家工商总局商标局( 2006)商标异字03098号金丰田及图商标异议裁定书，该裁定书认定注册并使用在汽车商品上的丰田商标为驰名商标。
　　对于本案应如何定性处罚，办案机构内部有3种不同意见。第一种意见认为，当事人不构成商标侵权行为，因为电动自行车与汽车属于非类似商品，且当事人销售的电动自行车标明了自己的厂名、厂址，在销售对象、销售渠道及经营场所等方面与汽车有显著区别，不会导致消费者产生混淆误认。第二种意见认为，当事人的行为违反了《商标法》第十三条的规定，应当依据《商标法实施条例》第四十五条的规定处理。第三种意见认为，当事人的行为是将丰田注册商标作为商品名称而非商标使用，因此其行为属于《商标法实施条例》第五十条第（一）项规定的“在同一种或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的”商标侵权行为，应当依据《商标法》第五十三条和《商标法实施条例》第五十二条的规定处理。
　　原文作者同意第二种意见。
　　讨论意见
　　（一）
　　1.在我国，驰名商标认定有两个途径：一是最高人民法院、高级人民法院、经最高人民法院确定的中级人民法院在审理涉及驰名商标保护的案件中所作的个案司法认定，二是国家工商总局商标局、商标评审委员会在商标管理案件、商标异议案件、商标争议案件中所作的个案认定。由于是个案认定，有关驰名商标的在先认定结论，在之后的商标案件中要直接采信是有条件的。最高人民法院《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕3号）第七条第一款规定：“被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为发生前，曾被人民法院或者国务院工商行政管理部门认定驰名的商标，被告对该商标驰名的事实不持异议的，人民法院应当予以认定。被告提出异议的，原告仍应当对该商标驰名的事实负举证责任。”国家工商总局2003年发布的《驰名商标认定和保护规定》第十二条第二款规定：“所受理的案件与已被作为驰名商标予以保护的案件的保护范围基本相同，且对方当事人对该商标驰名无异议，或者虽有异议，但不能提供该商标不驰名的证据材料的，受理案件的工商行政管理部门可以依据该保护记录的结论，对案件作出裁定或者处理。”
　　据此，笔者认为，在后发生的商标案件中，若被指控侵权的当事人对该商标驰名的事实无异议，可直接采信有关驰名商标的在先认定结论。若被指控侵权的当事人有异议，但不能提供该商标不驰名的证据材料，且在后案件与在先认定驰名商标案件的保护范围基本相同的，行政执法中仍可直接采信在先认定结论。这里的“保护范围”，是指在哪些商品或服务上使用的什么商标作为驰名商标进行保护。
　　具体到本案来说，“有路就有丰田车”这句广告语家喻户晓，丰田汽车是国际驰名的汽车品牌，已得到公认。国家工商总局商标局（2006）商标异字03098号金丰田及图商标异议裁定书认定丰田公司注册并使用在汽车商品上的丰田商标为驰名商标。该异议裁定书所认定的驰名商标的保护范围，与本案投诉人请求保护的范围是一致的，都是在汽车及其零配件商品上的丰田注册商标。鉴于丰田汽车的知名度，本案电动自行车的生产厂商及当事人杨某即使有异议，也不可能提供相反证据。因此，工商机关可直接依据国家工商总局商标局（2006）商标异字03098号金丰田及图商标异议裁定书，将丰田注册商标作为驰名商标保护。原文作者引用《商标法》第十三条第一款，阐述未注册驰名商标的保护条件，其实是多此一举，因为投诉人并非请求将丰田商标作为在电动自行车上使用的未注册驰名商标进行保护。#p#分页标题#e#
　　2.汽车与电动自行车在销售渠道、消费对象上有较大区别，相关消费者一般不会将二者混淆。因此，汽车与电动自行车应判定为非类似商品。本案被指控侵权的“丰田”字样，是使用在电动自行车经营场所牌匾及电动自行车车体、使用说明书、合格证上，且是作为商标使用，而非作为商品名称使用。
　　由于丰田注册商标核定使用的商品仅限于第十二类的汽车及其零配件，因此，涉案“丰田”字样的使用，既不属于《商标法》第五十二条第（一）项所规定的“未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的”情形，也不属于《商标法实施条例》第五十条第（一）项规定的“在同一种或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用的”情形。不过，由于丰田汽车的知名度极高，人们看到“有路就有丰田车”字样联想到的一般是丰田汽车。汽车与电动自行车虽不属商标注册、商标侵权意义上的类似商品，但二者都是有机动装置的交通工具。因此，涉案电动自行车经营场所牌匾及电动自行车车体、使用说明书、合格证上使用的“丰田”字样，会让相关公众误认为涉案电动自行车与丰田公司、丰田汽车在技术、产权、品牌上有某种关系或其他特定联系，不正当地利用了在汽车商品上驰名的丰田注册商标的品牌价值和广告效应，从而降低了丰田驰名商标的显著性和美誉度。原文作者认为“本案当事人销售的电动自行车标注了自己的厂名、厂址，相关公众不会对电动自行车的来源产生混淆”，显然与事实不符，也与其在后的侵权结论自相矛盾。
　　法释〔2009〕3号第九条第二款规定，足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉的，属于《商标法》第十三条第二款规定的“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”。因此，涉案电动自行车生产厂商在电动自行车车体、使用说明书、合格证上使用“丰田电动车、日本丰田、丰田、有路就有丰田车”字样，当事人杨某在经营场所牌匾上使用“××丰田自行车”字样，违反了《商标法》第十三条第二款的规定，属复制、模仿他人已经在中国注册的驰名商标在不相同或者不相类似商品上作为商标使用，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的情形。根据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2002〕32号）第一条第（二）项的规定，该行为还构成《商标法》第五十二条第（五）项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的侵犯注册商标专用权行为。此外，使用“丰田”字样的涉案电动自行车属于侵犯丰田注册商标专用权的商品，因此，杨某还构成《商标法》第五十二条第（二）项规定的销售侵犯注册商标专用权的商品的侵权行为。
　　3.工商机关在商标行政执法中，能依据上述司法解释认定涉案电动自行车的生产厂商和当事人构成商标侵权行为，并依照《商标法》第五十三条、《商标法实施条例》第五十二条实施行政处罚吗？还是只能依据《商标法》第十三条第二款、《商标法实施条例》第四十五条，仅按侵犯驰名商标权益的行为进行处理？
　　一般而言，司法解释、行政解释等应用解释本身并不直接创设权利义务，而是通过解释相关法律条文或文本的内在含义，明晰相关法律条文或文本所确定的权利义务。在没有立法解释而有司法解释的情形下，行政机关完全可以、也有必要依照司法解释，来理解相关法律条文的内在含义，进而认定相关法律事实，作出行政决定。从执法实务来讲，绝大多数具体行政行为可能接受司法审查，依照司法解释来理解相关法律条文并实施行政行为，能够有效避免执法风险。当然，司法解释是最高司法机关针对司法活动中具体应用法律问题作出的，对司法活动有直接约束力，但不宜直接作为行政执法的法律依据。国家工商总局《关于行政机关可否直接适用司法解释问题的批复》（工商标字〔2004〕第14号）认为：行政机关在办案时可以参考有关司法解释，但不宜直接适用司法解释。据此，笔者认为，行政执法活动中可引用司法解释来阐明相关法律条文的含义，说明认定相关事实的理由，解释作出相关行政行为的理由，但不直接作为行政决定的法律依据。也就是说，在行政执法文书中可将司法解释写入事实认定部分和行政决定理由部分，但不写入行政决定的主文。#p#分页标题#e#
　　4.有人认为，法释〔2002〕32号第一条第（二）项虽然将“复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的”行为，解释为《商标法》第五十二条第（五）项规定的侵犯注册商标专用权行为。但是，《商标法实施条例》并未将此类行为列为商标侵权行为，该条例第四十五条将此类行为作为违反《商标法》第十三条第二款的侵犯已注册驰名商标专用权的行为，与违反《商标法》第十三条第一款的侵犯未注册驰名商标专用权行为一道，授权工商行政管理部门责令侵权人停止使用，收缴、销毁其商标标志，商标标志与商品难以分离的，一并收缴、销毁。在《商标法实施条例》第四十五条与司法解释的规定不一致的情况下，工商行政管理部门应当依据《商标法实施条例》第四十五条处理，而不能将此类行为依司法解释认定为侵犯注册商标专用权行为进行查处。
　　笔者认为，法释〔2002〕32号第一条第（二）项本身并未设定行政处罚，而是对《商标法》第五十二条第（五）项法律条文进行的有权解释。《商标法实施条例》第五十条对《商标法》第五十二条第（五）项进行行政解释时，虽然未将前述情形列为“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”行为，但也未排除还存在其他侵犯注册商标专用权的行为。《商标法实施条例》第四十五条是针对《商标法》第十三条所禁止的侵犯驰名商标权益行为，在对《商标法》第十三条有关禁止使用的规定进行细化解释的同时，设定了收缴、销毁侵权标志或侵权商品的行政处罚。《商标法实施条例》第四十五条规定的侵权行为，既包括侵犯已注册驰名商标权益行为，也包括侵犯未注册驰名商标权益行为，与《商标法》第五十二条第（五）项规定的侵犯注册商标专用权行为之间存在交叉竞合。
　　当事人杨某销售涉案电动自行车的行为则应具体分析。由于原文对涉案电动自行车后护板、前车框、使用说明书、合格证上的“丰田”二字的标注方式未叙述清楚，无法判断这里的“丰田”字样是否属于商标意义上的使用，故应分两种情况。如果属于商标意义上的使用，则涉案电动自行车生产厂商的行为构成《商标法》第五十二条第（一）项规定的商标侵权行为，涉案电动自行车属于侵权商品；如果属于非商标意义上的使用，则涉案电动自行车生产厂商的行为构成《商标法实施条例》第五十条第（一）项规定的侵权行为，涉案电动自行车依然属于侵权商品。在这两种情况下，当事人杨某的行为均构成《商标法》第五十二条第（二）项规定的“销售侵犯注册商标专用权的商品的”行为，应当依据《商标法》第五十三条和《商标法实施条例》第五十二条的规定给予处罚。
　　□袁夕康
　　（三）
　　本案中电动自行车与汽车不属于相同或类似商品。由于丰田汽车商标知名度很高，丰田电动自行车生产厂商在车的后护板、前车框上标注“丰田电动车”字样，在使用说明书、合格证上印上“日本丰田”、“丰田”及“有路就有丰田车”等内容，极易使消费者认为丰田电动自行车生产厂商与丰田公司之间存在许可、赞助、参股或技术支持等关联，从而造成混淆误认，损害了丰田汽车商标注册人的利益。笔者认为应当根据《商标法》第五十二条第（五）项和最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2002〕 32号）第一条第（二）项的规定，认定丰田电动自行车生产厂商构成商标侵权行为。当事人杨某销售涉案电动自行车的行为则构成《商标法》第五十二条第（二）项规定的销售侵犯注册商标专用权的商品的行为，工商机关应当依据《商标法》第五十三条和《商标法实施条例》第五十二条的规定给予处罚。
　　当事人杨某在其经营场所使用 “××丰田自行车”字样的牌匾，如果杨某在当地登记了该企业名称，则属于企业名称权与注册商标专用权的冲突。《商标法实施条例》第五十三条规定：“商标所有人认为他人将其驰名商标作为企业名称登记，可能欺骗公众或者对公众造成误解的，可以向企业名称登记主管机关申请撤销该企业名称登记。企业名称登记主管机关应当依照《企业名称登记管理规定》处理。”丰田公司可以向企业名称登记主管机关申请撤销该企业名称登记。#p#分页标题#e#
　　□李晓丰　黄晓莉
　　（四）
　　本案中，当事人在牌匾上使用“××丰田自行车”字样，属于广告形式，其销售的电动自行车使用说明书中有“日本丰田”、“丰田”、“日本技术”等内容，为引人误解的虚假宣传，其行为构成《反不正当竞争法》第九条规定的不正当竞争行为。
　　笔者认为电动自行车与汽车为非类似商品，当事人销售的电动自行车会使相关公众误认为该产品与丰田驰名商标注册人存在特定联系，会给丰田公司的利益造成损害。根据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2002〕32号）第一条第（二）项的规定，“复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的”，属于《商标法》第五十二条第（五）项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为。当事人的行为符合此条规定。
　　同时，涉案丰田电动自行车经丰田商标注册人鉴定，属于侵权商品，当事人销售侵权电动自行车的行为属于《商标法》第五十二条第（二）项规定的侵权行为。
　　当事人在牌匾上使用“××丰田电动车”字样，违反了《商标法》第十三条第二款的规定，构成侵犯丰田驰名商标专用权行为。综上所述，当事人杨某的行为违反了《反不正当竞争法》、《商标法》的规定，根据特别法优于普通法的原则，应按《商标法》定性处理。当事人的行为又属于一般侵权行为与侵犯驰名商标专用权行为的竞合，应按照《商标法》第十三条第二款和《商标法实施条例》第四十五条的规定定性处理。
　　□段和生
　　（五）
　　最高人民法院《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕3号）第九条第二款规定：“足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉的，属于《商标法》第十三条第二款规定的‘误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害’。”本案中，由于丰田汽车商标的知名度极高，当事人销售的电动自行车在使用说明书中有“日本丰田”、“日本技术”等内容，足以使一般消费者认为涉案丰田电动自行车与丰田公司具有某种联系，不正当地利用了丰田商标的市场声誉，减弱了丰田驰名商标的显著性。参考法释〔2009〕3号第九条第二款，可以认定当事人的行为属于“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的”情形。工商机关可以根据丰田公司的请求，依据《商标法实施条例》第四十五条的规定作出处理。
　　当事人在牌匾上标注“××丰田自行车”字样，属于在企业名称中使用他人驰名商标行为，工商机关应当根据丰田公司的请求，依据《商标法实施条例》第五十三条的规定处理。原文作者在分析中提到，丰田汽车商标未在电动自行车上注册，属于未注册驰名商标需要获得保护的情形，这种观点是错误的。《商标法》第十三条第一款所说的“未在中国注册的驰名商标”，是指该驰名商标在被认定为驰名的那类商品或服务上没有申请注册，与本案案情不符。
　　□陈　萍
　　（六）
　　本案中，当事人杨某的行为可能误导公众，致使丰田商标注册人的利益受到损害，涉嫌违反《商标法》第十三条第二款之规定。但实践中若适用《商标法》第十三条第二款之规定对杨某的行为定性处理，则只能根据《商标法实施条例》第四十五条的规定，责令其停止使用丰田商标（如清除、覆盖丰田标志），不能及时制止违法行为，不利于维护丰田商标注册人和消费者的合法利益。#p#分页标题#e#
　　笔者认为，鉴于丰田汽车注册商标在国内具有很高的知名度，杨某在经营场所牌匾上标注“××丰田自行车”字样，销售的电动自行车的后护板、前车框上标有“丰田电动车”字样，使用说明书中有“日本丰田”、“丰田”、“日本技术”等内容，合格证上有“有路就有丰田车”及“丰田”字样，会使消费者认为该电动自行车是丰田公司投资、合作或许可的企业生产的，误导消费者。工商机关可以认定当事人的行为构成《反不正当竞争法》第九条所规定的作引人误解的虚假宣传的不正当竞争行为，根据该法第二十四条的规定，责令杨某停止违法行为，消除影响，并可处以罚款。
　　□刘济英
　　（七）
　　最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2002〕32号）第一条第（二）项规定，“复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的”,应认定为给他人注册商标专用权造成其他损害的商标侵权行为。根据上述规定，可认定本案中的丰田电动自行车是侵权商品。如果除了牌匾上使用“丰田”字样外，其他地方（如车的后护板、前车框、使用说明书、合格证）的使用均是生产厂商所为，应按《商标法》第五十二条第（二）项的规定，将当事人的行为定性为“销售侵犯注册商标专用权的商品”，依照《商标法》第五十三条和《商标法实施条例》第五十二条处罚。如果所有标注“丰田”字样的行为均是当事人所为，则应当按《商标法》第十三条和第五十二条合并定性，依照《商标法》第五十三条和《商标法实施条例》第四十五条、第五十二条合并处理和处罚。□郑向洪(作者：未知，来源：中国工商报)


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