（杭州）林东明、东莞盈丰五金塑胶制品有限公司与宁波海斯曼科技发展有限公司侵害外观设计专利权纠纷案二审民事判决书

浙江省高级人民法院

民事判决书

（2014）浙知终字第90号

　　上诉人（原审被告）宁波海斯曼科技发展有限公司。
　　法定代表人邬飞国。
　　委托代理人（特别授权代理）许华伟。
　　被上诉人（原审原告）林东明。
　　被上诉人（原审原告）东莞盈丰五金塑胶制品有限公司。
　　法定代表人林沂水。
　　两被上诉人共同的委托代理人（特别授权代理）孔令斌。
　　上诉人宁波海斯曼科技发展有限公司（以下简称海斯曼公司）因侵害外观设计专利权纠纷一案，不服浙江省宁波市中级人民法院作出的（2013）浙甬知初字第334号民事判决，向本院提起上诉。本院于2014年4月24日立案受理后，依法组成合议庭，并于同年5月20日公开开庭进行了审理。上诉人海斯曼公司的委托代理人许华伟、被上诉人林东明、东莞盈丰五金塑胶制品有限公司（以下简称盈丰公司）的委托代理人孔令斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结，并已当庭宣告判决。
　　原判认定：林东明系专利号为ZL20083008××××.9、名称为“自行车型健身器”的外观设计专利权人，该专利的申请日为2008年5月4日，授权公告日为2009年9月30日。该外观设计专利公告图包括主视图、后视图、左视图、右视图、俯视图、立体图等。该专利现仍有效。2009年10月1日，林东明、盈丰公司签订专利许可合同，由盈丰公司排他许可实施上述专利，期限为四年，专利许可费20万元。合同约定，许可方和被许可方都有权向侵犯专利权的第三者起诉。海斯曼公司成立于2007年6月19日，注册资本为588万元，其工商登记的经营范围为：一般经营项目：塑料制品、五金产品、电子、电器产品研究、设计、开发、制造、加工，自营和代理货物与技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物与技术除外。2012年2月18日，经上海市东方公证处公证人员公证，上海联瑞知识产权代理有限公司的委托代理人从位于浙江省宁海县214省道上的一家公司（该公司大楼上有“海斯曼”等字样标示）购得一个“电动迷你单车”，当场取得两张《出库单》、一份宣传资料以及一张名片，上海市东方公证处对此出具了（2012）沪东证经字第1426号公证书。2012年2月23日，经上海市东方公证处公证人员公证，上海联瑞知识产权代理有限公司的委托代理人通过该公证处的电脑，对网址为http：／／healthma.cn.alibaba.com／／的网站上的相关内容进行了公证，相关页面上显示有海斯曼公司的相关信息及涉案被诉侵权产品的图片等内容，上海市东方公证处对此出具了（2012）沪东证经字第1609号公证书。2012年5月4日，林东明、盈丰公司起诉至原审法院，要求判令海斯曼公司立即停止侵权行为，销毁模具并赔偿经济损失20万元及调查取证的合理费用、律师费12300元。后在该院审理过程中，林东明、盈丰公司又申请追加邬亦平为共同被告。2012年9月26日，经该院主持调解，林东明、盈丰公司与海斯曼公司、邬亦平自愿达成调解协议，约定，海斯曼公司、邬亦平于协议签订之日起立即停止侵害林东明、盈丰公司享有的专利号为ZL20083008××××.9、名称为“自行车型健身器”的外观设计专利权的行为，即海斯曼公司立即停止销售、邬亦平立即停止制造、销售被诉侵权的“电动迷你单车”；海斯曼公司、邬亦平如再次制造、销售被诉侵权的“电动迷你单车”，则需赔偿林东明、盈丰公司经济损失50万元。2013年7月4日，经上海市东方公证处公证人员公证，盈丰公司的委托代理人通过该公证处的电脑，打开浏览器InternetExplorer，在地址栏上输入www.tmall.com，进入该网址页面，点击“搜索‘海斯曼’店铺”链接，进入海斯曼旗舰店，相关页面上显示有海斯曼公司的相关信息及涉案被诉侵权产品的图片等内容，点击购买“海斯曼电动迷你单车HSM-10CE康复健身偏瘫训练脚踏车正品特价包邮”链接，上海市东方公证处对网站上的相关内容及购买过程进行了公证，并对此出具了（2013）沪东证经字第10949号公证书。2013年7月9日，经上海市东方公证处公证人员公证，盈丰公司的委托代理人从位于上海市南苏州路1501号（该处门口有“上海市邮政速递物流有限公司”字样标牌）取得一箱物品，并启封查看，对箱内一件有“海斯曼电动迷你单车”标签的物品及一张《宁波增值税普通发票》等拍照，上海市东方公证处对此出具了（2013）沪东证经字第11276号公证书。另查明，林东明、盈丰公司为制止侵权行为支付公证费4000元，律师费9000元。林东明、盈丰公司认为，海斯曼公司在民事调解书生效后继续制造、销售被诉侵权产品，严重侵害其合法权益，遂于2013年9月24日诉至原审法院，请求判令海斯曼公司：一、立即停止侵害林东明、盈丰公司享有的专利号为ZL20083008××××.9、名称为“自行车型健身器”的外观设计专利权的行为，即立即停止制造、销售、许诺销售落入该专利权保护范围的产品；二、在林东明、盈丰公司监督的情况下销毁用于制造侵权产品的专用模具；三、赔偿经济损失50万元；四、赔偿林东明、盈丰公司调查取证的合理费用及律师费13000元。在审理中，林东明、盈丰公司明确诉讼请求第一项为：海斯曼公司立即停止2012年9月26日以后侵害林东明、盈丰公司享有的专利号为ZL20083008××××.9、名称为“自行车型健身器”的外观设计专利权的行为，即立即停止制造、销售、许诺销售落入该专利权保护范围的产品。#p#分页标题#e#
　　海斯曼公司答辩称：1.被诉侵权产品与涉案专利外观设计既不相同也不近似，未落入涉案专利权保护范围；2.即使构成侵权，因林东明、盈丰公司因被侵权所受到的实际损失不确定，赔偿数额应按照海斯曼公司侵权所获得的利益即海斯曼公司在天猫网的销售记录确定，或参照涉案专利许可使用费的一倍即5万元确定；3.侵权赔偿数额应按照实际损失确定，而不应按照双方约定来确定，不适用（2012）浙甬知初字第246号民事调解书中的违约条款；4.前述民事调解书中约定的50万元违约金过高，请求法院依法予以调整。综上，请求法院驳回林东明、盈丰公司诉讼请求。
　　原审法院认为，林东明依法享有专利号为ZL20083008××××.9、名称为“自行车型健身器”的外观设计专利权，该专利权在有效期内受法律保护。2009年10月1日，林东明与盈丰公司签订专利许可合同，排他许可盈丰公司实施上述专利，并约定双方都有权向侵害专利权的第三者起诉。经林东明声明，其与盈丰公司作为原告共同起诉，该院予以支持。结合林东明、盈丰公司的诉称和海斯曼公司的答辩意见，该案的争议焦点在于：被诉侵权产品是否落入涉案专利权的保护范围；海斯曼公司在调解协议签订后是否实施了制造、销售、许诺销售被诉侵权产品的行为；如何确定海斯曼公司的赔偿责任。
　　（一）被诉侵权产品是否落入涉案专利权的保护范围根据法律规定，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准。因被诉侵权产品与涉案专利属同种产品，可以用于比对。判断外观设计是否相同或者近似，应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力为准。经比对，海斯曼公司销售、许诺销售的型号为“海斯曼电动迷你单车HSM-10CE”的被诉侵权产品与涉案专利的外观设计基本相同，两者遥控器面板上功能按钮的细微差别在整体视觉效果上无实质性差异，应当认定两者构成相近似，故被诉侵权产品已落入涉案专利权的保护范围。海斯曼公司关于被诉侵权产品与涉案专利的外观设计既不相同也不近似的辩称与事实不符，该院不予采纳。
　　（二）海斯曼公司在调解协议签订后是否实施了制造、销售、许诺销售被诉侵权产品的行为
　　林东明、盈丰公司为证明海斯曼公司再次实施了制造、销售、许诺销售被诉侵权产品的行为，向法院提交了（2013）沪东证经字第10949号公证书、（2013）沪东证经字第11276号公证书、公证封存的被诉侵权产品以及《产品宣传册》。庭审中，经现场对公证封存的电动迷你单车进行勘验，勘验结果显示：本案被诉侵权产品海斯曼电动迷你单车的底部贴有产品标签，记载“型号HSM-10CE”，但未记载生产日期，包装箱内的使用说明书以及合格证上亦没有印制被诉侵权产品的制造时间。由于（2013）沪东证经字第10949号公证书、（2013）沪东证经字第11276号公证书仅能证明海斯曼公司销售被诉侵权产品的时间为2013年7月4日，无法证明海斯曼公司制造被诉侵权产品的时间，而勘验结果亦不能证明海斯曼公司在调解协议签订之后实施了制造被诉侵权产品的行为，且林东明、盈丰公司未能举证证明海斯曼公司存有专门用于制造侵权产品的模具，故对林东明、盈丰公司要求判令海斯曼公司立即停止制造被诉侵权产品，并在其监督的情况下销毁相关模具的诉讼请求，该院不予支持。由于（2013）沪东证经字第10949号公证书中所作网页截屏，显示有涉案被诉侵权产品海斯曼电动迷你单车HSM-10CE的相关内容，可以证明海斯曼公司实施了销售、许诺销售诉侵权产品的行为。关于林东明、盈丰公司提交的海斯曼公司在2013年10月份广交会上的《产品宣传册》，因海斯曼公司对该份证据的真实性、合法性、关联性均无异议，经现场勘验，该产品宣传册上亦有涉案被诉侵权产品“ElectricMiniBikeHSM-10CE”的图片及说明。至于海斯曼公司认为该《产品宣传册》系提前印制的辩称，该院认为，《产品宣传册》的印刷时间对于本案认定海斯曼公司是否在调解协议签订后实施许诺销售被控侵权产品的行为，不具有法律意义，即使印刷时间在调解协议签订前，也不影响将调解协议签订后传播、散发《产品宣传册》的行为认定为许诺销售。因此，可以认定海斯曼公司在调解协议签订后实施了许诺销售被诉侵权产品的行为。#p#分页标题#e#
　　（三）如何确定海斯曼公司的赔偿责任1.关于各方在前案中达成的调解协议的效力。由于调解协议系各方自愿达成，其内容仅涉及私权处分，不涉及社会公共利益、第三人利益，也不存在法律规定的其他无效情形，且该院对调解协议进行审查后制作了民事调解书，故各方在前案中达成的调解协议合法有效。2.关于本案能否适用各方在调解协议中约定的赔偿数额确定方法。首先，该院认为，本案中海斯曼公司应承担的民事责任，不属于侵权责任与违约责任竞合之情形。合同法第一百二十二条所规定的侵权与违约责任的竞合，其法律要件是“因当事人一方的违约行为，侵害对方人身、财产权益”。就该规定来看，违约责任与侵权责任发生竞合的前提是当事人双方之间存在一种基础的交易合同关系。基于该交易合同关系，一方当事人违反合同约定的义务，该违约行为侵害了对方权益而产生侵权责任。因此，该规定中的违约行为应当是指对基础交易合同约定义务的违反，且该违约行为同时侵害了对方权益，而不是指对侵权行为发生之后当事人就如何承担赔偿责任所作约定的违反。合同法第一百二十二条中的违约行为与侵权行为是同一法律行为，而一方的侵权行为与侵权行为发生后双方就赔偿责任计算方式和数额的约定则是两个法律行为。就调解协议的内容来看，该协议并非林东明、盈丰公司与海斯曼公司之间的基础交易合同，而是对侵权行为发生后如何承担侵权赔偿责任（包括计算方法和数额）的约定。因此，本案中海斯曼公司应承担的民事责任，不属于合同法第一百二十二条规定的侵权责任与违约责任竞合的情形。其次，应当明确，本案中海斯曼公司应承担的民事责任系侵权责任。一方面，前已述及，林东明、盈丰公司与海斯曼公司之间并不存在基础合同关系；另一方面，调解协议的法律意义与效果，不在于对海斯曼的合同交易义务作出约定，而在于对侵权责任如何承担作出约定。即使没有调解协议，海斯曼公司基于法律规定也同样负有不侵权的义务。当事人各方将海斯曼公司将来侵权行为发生后的具体赔偿方法和数额写进调解协议，只是为了便于进一步约定当海斯曼公司再次侵权时其侵权责任应如何承担。再次，《中华人民共和国侵权责任法》、《中华人民共和国专利法》等法律，并未禁止被侵权人与侵权人就侵权责任的方式、侵权赔偿数额等预先作出约定；这种约定的法律属性，可认定为双方就未来发生侵权时权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权所获得的利益，预先达成的一种简便的计算和确定方法。该院认为，基于举证困难、诉讼耗时费力不经济等因素的考虑，双方当事人在私法自治的范畴内完全可以对侵权赔偿数额作出约定，这种约定既包括侵权行为发生后的事后约定，也包括侵权行为发生前的事先约定。因此，本案适用调解协议中各方约定的赔偿数额，与专利法第六十五条的有关规定并不冲突。值得注意的是，《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十五条第三款规定，双方当事人基于权利人的实际损失或者侵权人的违法所得，就赔偿数额达成协议的，法院应当准许。该规定即为法院对当事人就涉案侵权责任赔偿数额作出的“事后约定”的认可。综上，本案可以适用林东明、盈丰公司与海斯曼公司在调解协议中约定的赔偿数额确定方法。考虑到天猫网并非海斯曼公司产品销售的唯一渠道，海斯曼公司关于赔偿数额应按照其侵权所获得的利益即其在天猫网的销售记录确定的辩称与事实不符，该院不予采纳。3.关于本案如何适用各方在调解协议中约定的赔偿数额确定方法。本案具体如何适用调解协议中约定的赔偿数额确定方法，取决于对调解协议中第五条“被告海斯曼公司、邬亦平如再次制造、销售被控侵权的‘电动迷你单车’，则需赔偿原告林东明、盈丰公司经济损失50万元”这一约定内容的解释。根据该院查明的事实，结合调解协议中其他条款约定的内容，可以认定海斯曼公司、邬亦平系两个独立的民事主体，在先前侵害林东明、盈丰公司享有的外观设计专利权纠纷案件中，两者已明确就不得再实施侵权行为以及相应赔偿数额作出约定，即海斯曼公司立即停止销售、邬亦平立即停止制造、销售被控侵权的“电动迷你单车”。调解协议第一条至第四条对海斯曼公司与邬亦平各自的侵权行为进行了明确，由此可知，协议第五条中50万元的赔偿数额约定亦是海斯曼公司与邬亦平对各自再次侵害林东明、盈丰公司外观设计专利权所应承担侵权赔偿责任的“事前约定”，即海斯曼公司如再次销售被控侵权的‘电动迷你单车’，则需赔偿林东明、盈丰公司经济损失50万元；邬亦平如再次制造、销售被控侵权的‘电动迷你单车’，则需赔偿林东明、盈丰公司经济损失50万元。#p#分页标题#e#
　　原审法院认为，各方当事人自愿达成调解协议，理应受到该协议内容的约束。综合考虑本案专利权的类别、专利许可使用费、海斯曼公司注册资本、经营规模以及海斯曼公司再次侵权的性质和情节等因素，前述调解协议中约定的50万元赔偿额亦并不过高，海斯曼公司关于约定的赔偿金额过高，请求法院依法予以调整的辩称与事实不符，且于法无据，该院不予采纳。海斯曼公司未经专利权人林东明的许可，销售、许诺销售上述落入专利号为ZL20083008××××.9、名称为“自行车型健身器”外观设计专利权保护范围的产品，已构成对林东明、盈丰公司涉案专利权的侵害，应承担相应的民事责任。因盈丰公司系涉案专利排他许可授权人，授权期限自2009年10月1日始，期限为四年，林东明、盈丰公司未向原审法院提交涉案专利许可合同展期或续签专利许可合同的证据，故虽盈丰公司在本案起诉时依法享有诉权，但至本判决作出之日已超出专利许可期限，因而盈丰公司要求判令海斯曼公司停止销售、许诺销售被诉侵权产品的诉请，业已丧失权利基础，该院不予支持。因海斯曼公司在该院作出的（2012）浙甬知初字第246号调解书生效之后，再次实施了销售、许诺销售被控侵权产品的行为，此侵权行为系新的侵权行为，故林东明要求判令海斯曼公司停止销售、许诺销售被诉侵权产品的诉请，于法有据，该院予以支持。考虑到林东明、盈丰公司为制止侵权行为支出了一定的费用，故对林东明、盈丰公司要求海斯曼公司另行赔偿为制止侵权行为所支出的合理费用13000元的诉请，该院予以支持。
　　综上，原审法院依照《中华人民共和国民法通则》第一百一十八条、《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第五十九条第二款、第六十五条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，于2014年3月14日判决：一、海斯曼公司立即停止侵权行为，即立即停止销售、许诺销售侵害林东明享有的专利号为ZL20083008××××.9、名称为“自行车型健身器”外观设计专利权的产品；二、海斯曼公司赔偿林东明、盈丰公司经济损失50万元，于判决生效后十日内付清；三、海斯曼公司赔偿林东明、盈丰公司为制止侵权行为所支出的合理费用13000元，于判决生效后十日内付清；四、驳回林东明、盈丰公司的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费8930元，由海斯曼公司负担。
　　宣判后，海斯曼公司不服，向本院提出上诉称：原审法院认定事实不清。原判以“被诉侵权产品与涉案专利产品的遥控面板上功能按钮的细微差别在整体视觉效果上无实质性差异”为由认定两者构成近似，明显与事实相违背。原判根据调解协议第五条的约定确定海斯曼公司承担50万元赔偿责任有违客观实际情况和双方签订调解协议的本意。原审法院适用法律错误。综上，请求二审法院撤销原审判决，改判驳回林东明、盈丰公司的诉讼请求，一、二审诉讼费用由林东明、盈丰公司承担。
　　海斯曼公司答辩称：原审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求二审法院驳回上诉，维持原判。
　　二审中，双方均未有新的证据向本院提交。本院二审查明的事实与原审判决认定的事实一致。
　　根据海斯曼公司的上诉请求和理由以及林东明、盈丰公司的答辩意见，本院认为，本案二审的争议焦点为：1.被诉侵权产品是否落入涉案专利权的保护范围；2.原审损害赔偿计算方法是否存在不当。
　　关于争议焦点1，根据《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款规定：“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。”又根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条规定：“人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑。下列情形，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响：（一）产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位；（二）授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征。被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，人民法院应当认定两者相同；在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似。”本案中，经庭审对比，被诉侵权设计与授权外观设计之间在主视图的遥控器面板上存在功能、按钮、形状大小及数量的细微差别，而在其他视图上均不存在任何差异，从整体视觉效果上看两者并无实质性差异，原审认定两者构成相近似正确，被诉侵权产品落入涉案专利权保护范围。#p#分页标题#e#
　　关于争议焦点2，2012年9月25日林东明、盈丰公司与海斯曼公司及案外人邬亦平自愿达成调解协议，约定海斯曼公司如再次销售被诉侵权产品则需赔偿林东明、盈丰公司经济损失50万元，上述调解协议已经原审法院生效民事调解书确认，合法有效，当事人应当按照约定履行相应的义务。海斯曼公司就原审判决赔偿金额提出的上诉，违反了其在调解协议中自愿作出的约定，上诉理由不能成立。海斯曼公司二审中申请本院调取其在天猫网上的销售记录，拟证明海斯曼公司的获利情况，由于民事调解书已经明确了如再次发现侵权行为海斯曼公司应承担的赔偿责任，本院无需再调查海斯曼公司的侵权获利情况，对其申请不予准许。至于原审判决在判决文书对《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》引用的问题，原审法院的上述引用是作为对赔偿金额所确定依据的说理引用，并非实体判决的法律依据，在说理中引用知识产权相关司法解释的法律精神并无不当。
　　综上，林东明依法享有的“自行车型健身器”外观设计专利权合法有效，应受法律保护。盈丰公司与林东明签订的专利许可合同获得了排他许可的专利实施许可权，其有权与林东明共同提起本案诉讼。因被诉侵权产品的产品说明书及外包装上均标注了海斯曼公司的企业名称，海斯曼公司对实施销售被诉侵权产品也没有异议，因此可以认定海斯曼公司系被诉侵权产品的销售者。海斯曼公司在前案达成调解协议的基础上再次实施侵权行为，应当依照调解协议约定的内容承担相应的赔偿责任。海斯曼公司提出的上诉理由缺乏事实和法律依据，本院不予支持。原审判决认定事实清楚，适用法律正确。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：
　　驳回上诉，维持原判。
　　二审案件受理费8930元，由海斯曼公司负担。
　　本判决为终审判决。

　　审　判　长　　周　平
　　代理审判员　　郭剑霞
　　代理审判员　　刘　静
　　二〇一四年五月二十日
　　书　记　员　　王莉莉

 
(作者：未知，来源：互联网)