标准必要专利信息披露行为初探 ——以《中华人民共和国专利法修订草案（送审稿）》第85条为背景

　　编者按：

　　为了敦促参与标准制定的专利权人尽合理努力披露自己拥有的标准必要专利信息，避免其在包含该专利技术的标准实施后，通过专利“挟持”标准实施者等方式，损害标准实施者和消费者的利益，《中华人民共和国专利法修订草案（送审稿）》新增第八十五条引入标准必要专利默示许可制度。可就标准必要专利信息披露必要与否的问题，各个国家的处置方式存在共同点和差异点。本文将对相关学说、法律规定及案例等进行分析、解读，以期充分了解各种观点，并为我国相关立法及司法实践提供参照。

　　一、国际标准组织关于标准必要专利信息披露的政策科学技术的快速发展及其自主创新能力的不断增强，使得我国国家标准涉及到专利的情况也呈现出稳步上升的态势，将专利纳入标准已经成为不可逆转的趋势。

　　总体而言，“标准”可归为保护消费者利益的统一技术规范，是一种通过降低成本的方式，促进技术进步的技术方案，具有较强的公共性。[1]相反，虽然法经济学上，知识产权的客体具有公共性，[2]但专利权实质上还是一种私有权利。毋庸置疑，两者之间是存在利益冲突的，概括来说，那便是专利权私有权利人意图通过带有较强公共性质的标准来滥用其专利权，其中便包括不披露标准必要专利信息的行为，亦即，在标准制定的过程当中，标准化组织成员意图绕过标准化组织对其专利的必要性进行审查，故意不履行相关标准必要准利信息的披露义务，待标准化组织在不知情的情况下通过含有其专利的标准，并且在相关标准得到广泛的使用后，权利人便向执行该标准的企业主张权利的行为。[3]而出现此种不披露行为的情形呈增长的态势。

　　基于此，出于规制这种可能导致专利权滥用的情形或是为了平衡不披露行为可能涉及的主体的利益，有些国家出台某些针对性政策。不过，在此之前，需要对标准必要专利信息披露必要与否的问题进行讨论。

　　针对标准必要专利信息披露必要与否的问题，三大国际标准组织都有相关专利信息披露政策，并且，国际标准化组织（ISO）、国际电工委员会（IEC）、国际电信联盟（ITU）还在2005年联合成立特别工作组，以ITU-T的专利政策为基础，制定了共同的专利政策，并于2007年发布，与此同时，还发布了政策实施指南。该政策要求作为信息披露义务主体之一的标准必要专利权人应尽量披露标准中涉及的知识产权（尤其是专利）的全部信息。三大标准组织还确认：其标准不是强制性的，其目标是为了确保世界范围内技术和系统的兼容性。为了达到这个目的，必须保证这种标准是向所有人都开放的。因此需要排除专利权所有人的专利权的滥用。三大组织在鼓励专利信息的内部披露时，也非常重视像标准必要专利使用者披露专利信息。[4]除此之外，2006年，VITA[5]提出了一项新的专利信息披露政策，亦即强制性的“事前披露”政策，要求不符合该政策的专利权人免费授权他人使用其相关专利。还有电气和电子工程协会（IEEE）的自愿性的“事前披露”政策[6]以及欧洲电信协会（ETSI）的鼓励性“事前披露政策”。总体来说，就标准专利信息披露与否的问题，标准组织存在鼓励性态度，也存在强制性的态度。

　　即便某些国内的标准组织对标准必要专利信息披露采取强制性的披露政策，但是，目前国际标准组织在知识产权政策方面只作了原则行的规定，因此，就标准必要专利信息披露必要与否的问题，多半取决于国内政策及其司法机构依据国际标准组织知识产权政策进行决策。

　　二、我国在标准必要专利信息披露必要与否方面的态度早在2004年，国家标准管理委员会就发布了《国家标准涉及专利的管理规定（暂行）（征求意见稿）》。几经修订，现行2014年施行稿虽设有“专利信息披露”专章（第二章），但其中并没有规定对不履行披露义务的惩罚，只是概括性的规定了“参与标准制定的组织或者个人未按要求披露其拥有的专利，违反诚实信用原则的，应当承担相应的法律责任。”[7]其中并没有将法律责任具体化。直到2015年，为了平衡专利权人与标准实施者和消费者三者之间的利益，《中华人民共和国专利法修订草案（送审稿）》新增第八十五条引入标准必要专利默示许可制度，规定：参与国家标准制定的专利权人在标准制定过程中不披露其拥有的标准必要专利的，视为其许可该标准的实施者使用其专利技术。许可使用费由双方协商；双方不能达成协议的，可以请求国务院专利行政部门裁决。当事人对裁决不服的，可以自收到通知之日起十五日内向人民法院起诉。不披露标准必要专利信息的行为带来的后果是许可实施者实施该专利，且使用费的数额不能由专利权人单方决定。至此，对标准必要专利信息披露必要与否的问题，我国《专利法》在立法层面上引入专门的“默示许可”制度。#p#分页标题#e#

　　虽然在此之外，《专利法》当中还存在一般性的规制条款如第四十八条第二款[8]及其《反垄断法》第五十五条[9]在某些情况下可用于规制不披露标准专利信息的行为（依法强制许可制度），但这并不当然表明信息披露的强制性，进而推断出标准必要专利信息披露必要性。某些情况下，还可以依据民法相关法律原则（诚实信用原则、禁止权利滥用原则等）及其合同法方面的有关规定（第三百二十九条、第三百四十三条等）推断出合同法之上的“默示许可”，如前，这并不当然表明信息披露的强制性，进而得出标准必要专利信息披露必要性。直到《中华人民共和国专利法修订草案（送审稿）》引进“默示许可”制度，在《专利法》立法层面上确认了标准必要专利信息披露必要性。

　　至于司法实践，在立法缺乏这方面的明确规定的情况下，则是统一交给外部法制环境进行制约。[10]最高人民法院曾在“关于朝阳兴诺公司按照建设部颁发的行业标准《复合载体夯扩桩设计规程》设计、施工而实施标准中专利的行为是否构成侵犯专利权问题”的回复函[11]中表明：专利权人参与了标准的制定或者经其同意，将专利纳入国家、行业或者地方标准的，视为专利权人许可他人在实施标准的同时实施该专利，前述实施行为不属于侵犯专利权的行为，且专利权人只能要求实施人支付明显低于正常许可使用费的使用费。也即，早在2008年，我国的司法实践当中便有标准必要专利的“默示许可”制度。且在2009年6月，最高人民法院还在其公布的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（征求意见稿）》第二十条第一款规定，经专利权人同意,专利被纳入国家、行业或者地方标准制定组织公布的标准中,且标准未披露该专利的,人民法院可以认定专利权人许可他人在实施该标准的同时实施其专利,但专利依法必须以标准的形式才能实施的除外。[12]（现行有效的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》[13]并未纳入征求意见稿第二十条第一款的规定，但是，还是可以在个案中适用“默示许可”制度）。

　　与此同时，2009年6月，发生张晶廷与衡水子牙河建筑工程有限公司等侵害发明专利权纠纷案，原告以被告未经其允许使用其专利技术为由，起诉被告侵犯其专利权。一审法院认为：河北建设厅公开发布的《CL结构设计规程》和《CL结构构造图集》是地方标准，而该标准又属于公开的、有偿使用的专利，因此，在没有获得权利人许可的情况下，任何单位和个人背的使用。二审法院则依据最高人民法院“关于朝阳兴诺公司按照建设部颁发的行业标准《复合载体夯扩桩设计规程》设计、施工而实施标准中专利的行为是否构成侵犯专利权问题”的回复函，认为被告实施纳入已被纳入河北省地方标准的专利不属于侵犯专利权的行为。之后，原告提起了再审，最高人民法院认为：原告在“2006年规程”前言部分明确记载有识别的专利技术和专利权人的联系方式，则不存在专利权人隐瞒专利的行为，亦未使得标准的实施者产生该技术为无需付费的公知技术的信赖。因此，原告可以寻求专利侵权救济。[14]虽然因为满足“默示许可”适用条件（存在不披露标准必要专利信息的行为），二审法院的判决被推翻，但是，我国司法实践当中，在对不披露标准必要专利信息的行为进行规制时，还是会考虑适用“默示许可”制度，进而可以看出，标准必要专利信息披露在我国的必要性。

　　基于此，我国在司法实践和立法层面均认为有必要披露标准必要专利信息。

　　三、其他国家在标准必要专利信息披露必要与否方面的态度（一）美国

　　《美国专利法》中不存在相关条款表明其在标准必要专利信息披露方面的态度。不过，就美国国家标准主要负责制定者美国国家标准学会(ANSI)的专利政策来看，在披露义务方面，并未使用“应该”或者“必须”这样的措辞，而是使用了“鼓励”(encourage)[15]一词，亦即，标准必要专利信息的早期披露义务的性质是推荐性或鼓励性的，而非强制性的。ANSI希望相关权利人能进行早期披露，并没有强加给标准必要专利权人前置披露义务，但也没有制定相关措施惩罚不进行披露的。#p#分页标题#e#

　　具体到美国的司法实践，则多是用反托拉斯方面的规范来规制不披露标准必要专利信息的行为，而美国的反托拉斯法最主要的组成部分包括《谢尔曼法》、《克莱顿法》、《联邦贸易委员会法》。对获得垄断地位的标准必要专利的信息不披露行为可能构成《谢尔曼法》第二条所言的“垄断或企图垄断（通常情况下，‘企图垄断’的构成要件有三个：1、存在掠夺性或限制竞争的行为；2、前述行为垄断意图明确；3、存在取得市场支配地位的可能性[16]）”，一般是由联邦贸易委员会（FTC）根据《联邦贸易委员会法》第五条[17]进行反垄断审查以及提起诉讼。

　　这方面比较典型的案例有Dell案。1991年，Dell参加了视频电子标准协会（VESA）[18]的某项标准（包含Dell的专利）制定，在这个过程中，Dell及其他成员均一致同意以Dell的计算机总布局作为VESA局域总线标准，Dell未曾披露该计算机总布局涉及专利申请，并通过书面形式两次告知 VESA该标准不包含其专利。出乎意料，Dell却在该标准被采纳且得到广泛的使用后向相关使用者主张使用费。因此，FTC以限制竞争为由起诉Dell。它认为Dell故意不披露标准必要专利信息的行为不合理地限制了竞争，因为：1、已经使用该标准必要专利的计算机生产商正常使用行为将受到很大的影响；2、该标准必要专利的不确定性亦有可能使得使用该专利及存在竞争性的相关专利的使用费用的提升；3、使得人们参与专利制定的意愿降低。FTC认为，Dell故意不披露相关专利信息，使得VESA在标准的制定过程中产生误认，这之后，Dell意图通过该标准，实现其专利的垄断地位，Dell的前述行为被FTC认定为违法，并因此裁定Dell不得对实施该标准必要专利的人行使专利权，不得在10年内以类似方式实施专利。最后，FTC与Dell达成同意令，Dell在不收取许可费的条件下无偿许可生厂商提供实施该专利。[19]

　　总体来说，美国司法实践虽然有很多适用反垄断相关规范对不披露标准必要专利的信息进行规制的案件，但前提是满足反垄断相关规范给定的条件，譬如“垄断或者企图垄断”的存在。[20]并且，ANSI在标准必要专利信息披露方面的政策也非强制性的。基于此，美国并不认为对标准必要专利信息的披露是必要的。

　　（二）欧洲

　　如上述美国一般，欧洲国家的专利法当中少有条款对标准必要专利信息披露必要与否的问题进行表态，包括《欧洲专利公约》、《英国专利法》等，其中都不存在这方面的规定可以进行推测。但是，欧盟地区相关的标准化组织就此问题在其知识产权政策方面存在一些规定。

　　欧盟曾在《关于标准与技术规章通报程序指令》[21]附件一列出了3个欧洲地区制定自愿技术标准的组织：欧洲标准化委员会（CEN）、欧洲电工标准化委员会（CENELEC）、欧洲电信标准协会（ETSI），它们共同构成欧洲标准化体系。

　　在欧洲的标准制定机构中最重要的机构是前两个机构以及它们的联合机构共同的欧洲标准化组织（CEN/ CENELEC），三者独立存在。CEN/ CENELEC的在标准必要专利信息披露方面的知识产权政策强制性的。[22]在这个层面上讲，标准必要专利信息披露是必要的。但是，CEN/ CENELEC在制定该政策的同时，并没有设定违反该规定后的相应法律后果，我们能看到的只是道德上的谴责，虽然法院在一定程度上可以适用该规则认定专利权的滥用及涉嫌垄断，但是，其约束性有待质疑。在此层面上，不披露行为并不一定会导致明确的法律后果，因此，其强制性值得怀疑，那么，在一定程度上也可以说，标准必要专利信息披露并不是必要的，不披露行为并不一定会招致中国法上的“默示许可”。[23]

　　ETSI的专利政策主要是体现在该组织2000年11月22日推出的章程中附录6里面。就标准必要专利信息披露而言，ETSI规定的是成员必须及时提供与协会有关的必要知识产权的信息。#p#分页标题#e#

　　总体来讲，欧洲三大标准组织在知识产权政策上都倾向于规定一项强制披露义务，但之后又缺乏对应的法律后果，使得其强制性大打折扣，进而使得该政策之下标准必要专利信息披露的必要性受到质疑。

　　具体到作为成员国的英国，作为英国唯一的全国性标准化机构的英国标准学会(BSI)也有自己的专利政策，对于“披露义务”，规定如下：成员有义务披露其知道的知识产权，“知道”包括明知和应当知道两种情形。BSI只要求披露已经授权的专利；如果标准化组织的成员在标准制定过程中没有履行披露义务，根据禁止反悔原则将禁止实施其专利权。[24]基于此，英国在标准必要专利信息披露方面持强制性态度，认为该披露行为存在必要性，设定了标准必要专利信息的强制披露义务，且规定了对应的不披露行为的法律后果，亦即，禁止实施其专利权。

　　欧盟的三大标准组织虽然就标准必要专利信息披露规定了强制性的义务，但是不管是组织的章程还是《欧洲专利公约》等都未就违反该强制性义务的法律后果进行明晰，所以，在实际操作当中，我们可以在一定程度上认为该框架下的标准必要专利信息披露并非必要。至于英国，它在同样规定了强制性义务的同时还规定了违反该义务对应的后果，那么，我们可以认为该框架下的标准必要专利信息披露是必要的。

　　四、总结与展望

　　就标准必要专利信息披露必要与否的问题，有的国家在立法层面上表态，有的国家通过其国内主要的标准组织表态。从中国的司法实践处理情况及立法规定发展历程可以看出，我国偏向于将标准必要专利信息披露设定为一项强制性的义务。并且，对违反该义务的行为规定了对应的法律后果，譬如，此次草案引进的默示许可，相关合同法规范之下的免费许可及其《专利法》中强制许可制度与相关反垄断规范结合之下的强制许可。由此便可得出，就标准必要专利信息披露必要与否的问题，我国是持肯定的态度的。还有就是我国某些标准组织如数字音视频编解码技术标准工作组（AVS）也规定了专利信息强制披露义务，与此同时还明确地规定了不履行前述义务的应对机制。至于美国，其专利法中没有类似于我国专利法中的规范，但其国内比较重要的标准组织ANSI在标准必要专利信息披露必要与否问题上的政策是推荐性、鼓励性的。至于司法实践当中，多数情况下是联邦贸易委员会根据反垄断相关规范对相关行为进行规制的，因此，也就必须满足反垄断相关规范规定的前提条件了。由此也可得出，美国认为披露标准必要专利信息并不是必须的，。再到欧洲，从其三大标准组织的相关专利政策可以看出，在未规定相关义务违反的对应法律后果的情况下，虽然规定了强制披露义务，但是其实践操作性相当弱。那么，就标准必要专利信息披露必要与否的问题，其态度实际上可归为不是必要的。之后就是英国，虽然也没有在其专利法中对该问题作出规定，但作为欧盟成员国，其国内的标准组织也规定了强制性的披露义务，不同的是，在规定了强制性的披露义务之后，它还进行规定了违反该义务对应的法后果，即禁止专利权人实施其专利。那么，英国认为标准必要专利信息的披露是有必要的。

　　回到我国，即便从我国的司法实践和立法历程来看，都认为有必要披露标准必要专利信息，如此方能减少不披露引发的专利挟持情况的出现，推动相关产业的发展，还能使得专利权人、标准实施者和消费者各方利益达到平衡。但是现实当中，还是存在一些反对的声音。譬如，从前述分析来看，很少有国家如我国般在专利法中对标准必要专利信息的披露必要性进行确定。因为，如果现存的法律规范便能就此有可能出现的问题给出解答方式，如，适用合同法或是反垄断法进行规制，那么，是否还需要在专利法中作出相关规定就值得考虑。有些国家在这方面借助其国内标准组织的知识产权政策设定了自愿性的信息披露政策，并辅之于反垄断方面的规范，对标准必要专利信息不披露行为作出规制，也能比较恰当地处置好专利权人、标准实施者和消费者各方的利益，那么，为何又要在专利信息披露方面设定强制性的义务呢？这也值得我们考虑。还有就是，面对此次专利法修改草案新增第八十五条引进标准必要专利默示许可制度时，华为公司高级副总裁宋柳平提出质疑认为这会“缴了中国企业的枪”。在“强国知识产权论坛2015--大众创业万众创新的法律与实践”上，他表明，标准必要专利问题所涉利益巨大，目前世界范围内没有任何一个国家对国家标准的标准必要专利作了成文法方面的限制，而此次我国专利法草案第八十五条却在专利法层面上对标准必要专利进行了约束，其适用对象又只能是中国企业，而这无疑对中国企业来说造成很大的冲击。[25]#p#分页标题#e#

　　到底有无必要披露标准必要专利信息，有的话，是设定强制披露义务还是作推荐性的或是鼓励性的规定等等问题，都值得考虑。在《专利法》未曾新增第八十五条的情况下，我国司法实践出现标准必要专利信息披露问题时，虽不能在《专利法》快速找到法律依据，进而对该行为作出恰当的处置，但最终还是可以比较恰当地处理好这方面的问题。新增之后，能妥善处理标准和专利之间的关系，进而促进技术进步等。[26]在这质疑与支持之声交杂的时候，更应权衡，并作出判定，到底在我国，是否有必要披露标准必要专利信息。

　　（本专题由华东政法大学知识产权专业2015级研究生吴祎整理、编写）原载于《东方知识产权》电子期刊第50期

　　[1]参见：汤辰敏《标准化组织成员故意不履行披露义务之规制》，清华大学硕士学位论文，2007年6月。

　　[2]参见：郭玲《标准化组织的专利政策研究》，西南财经大学硕士学位论文，2007年4月。

　　[3]同1。

　　[4]周春慧《标准化组织中专利信息披露制度的实证研究》，载于《信息技术与标准化》，2009年第4期。

　　[5]VITA计算机系统厂商和用户组成的非营利性组织，是美国国家标准化组织（ANSI）、国际电工委员会（IEC）认可的开发组织。

　　[6]参见：时艳蕾《技术标准制定中的专利信息披露制度研究》，河南大学硕士学位论文，2010年4月。

　　[7]《国家标准涉及专利的管理规定（暂行）（2014）》第五条。

　　[8]《专利法》第四十八条：有下列情形之一的，国务院专利行政部门根据具备实施条件的单位或者个人的申请，可以给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可： （二）专利权人行使专利权的行为被依法认定为垄断行为，为消除或者减少该行为对竞争产生的不利影响的。

　　[9]《反垄断法》第五十五条规定：经营者依照有关知识产权的法律、行政法规形式知识产权的行为，不适用本法；但是，经营者滥用知识产权，排除、限制竞争的行为适用本法。

　　[10]参见：樊延霞《试论技术标准中专利信息不披露行为的规制》，载于《专利法研究》，2013年。

　　[11]最高人民法院（2008）民三他字第4号，http://www.iprlawyers.com/ipr_Html/08_03/2009-2/25/20090225101357490.html浏览日期：2016年1月5日。

　　[12]【法宝引证码】CLI.DL.2753。

　　[13]【法宝引证码】CLI.3.125367。

　　[14]最高人民法院（2012）民提字第125号【法宝引证码】CLI.C.2276630。

　　[15]ANSI的专利政策执行指南III－A：“Generally, it is desirable to encourage disclosure of as much information as possible concerning the patent, including the identity of the patent holder, the patent’s number, and information regarding precisely how it may relate to the standard being developed.”转引自：张平等《强制性国家技术标准与专利权关系研究报告》，http://www.fengxiaoqingip.com/ipluntan/lwxd-zl/20090722/4820_5.html浏览日期：2016年1月10日。

　　[16]See Spectrum Sports v. McQuillan. 113 S .Ct884,S92(1993) 转引自：［美］Jay Dratler,Jr.《知识产权许可》（上册），王春燕等译，北京：清华大学出版社，2003年版，第448页。

　　[17]《联邦贸易委员会法》第五条是对有害商业的不公平的竞争方法和不公平或欺诈性行为禁止性规定。

　　[18]一个由计算机生产商组成的非营利性标准制定机构。

　　[19]See Complete Text of In the Matter of Dell Computer Corporation, 121 FTC 616 (1996), https://www.ftc.gov/system/files/documents/cases/960617dellconsentorder.pdf浏览日期：2016年1月5日。转引自：孙南申、徐曾沧《美国对技术标准中专利信息不披露行为的反垄断措施》，载于《华东政法大学学报》，2009年第1期；王记恒《技术标准中专利信息不披露行为的反垄断法规制》，载于《科技与法律》，2010年。#p#分页标题#e#

　　[20]在Rambus v Infineon（348 F.Supp.2d 698）案中，法院判决的核心就是存在企图垄断的意图。

　　[21]98/34/EC。

　　[22]它规定：每个意识到存在潜在专利冲突的与标准相关的人都有义务披露出事实。未披露该事实的人将被认为是严重违背该自愿性标准组织的诚信原则，无论是出于过失还是故意，都将受到道德上的谴责。

　　[23]参见：汤辰敏《标准化组织成员故意不履行披露义务之规制》，清华大学硕士学位论文，2007年6月。

　　[24]张平等《强制性国家技术标准与专利权关系研究报告》，http://www.fengxiaoqingip.com/ipluntan/lwxd-zl/20090722/4820_5.html浏览日期：2016年1月10日。

　　[25]宋柳平谈专利法修改草案82条（即新增第85条）中中国标准必要专利默示许可的规定http://bbs.cnipr.com/forum.php?mod=viewthread&tid=11179浏览日期：2016年1月10日。

　　[26]关于《中华人民共和国专利法修改草案(征求意见稿)》的说明http://www.sipo.gov.cn/zcfg/zcjd/201504/t20150402_1096196.html浏览日期：2016年1月10日。

 

(作者：吴祎（华政知产15级研，来源：华政东方知识产权)