浅析反向混淆案件中“附加适当区别标识”救济的适用

　　编者按:

　　近来金阿欢诉江苏卫视商标侵权一案尘埃落定，经深圳中院判决，江苏卫视未经许可在相同类别服务上使用“非诚勿扰”商标，构成商标侵权。此后，经权利人金阿欢申请强制执行后，江苏卫视将节目“非诚勿扰”改名为“缘来非诚勿扰”。江苏卫视的做法引起了法学界对“反向混淆”案件中适用“附加适当区别标识”救济的又一次思考。

　　一、蚂蚁撼大象

　　在万众瞩目下，“非诚勿扰”商标纠纷一案于2015年12月11日尘埃落定，深圳市中级人民法院最终判决被上诉人江苏省广播电视总台败诉，责令其立即停止侵害上诉人金阿欢第7199523号“非誠勿擾”注册商标行为，要求其所属的江苏卫视频道于判决生效后立即停止使用“非诚勿扰”栏目名称。本案自2013年立案以来，总体的发展脉络如下：

　　2008年12月18日，华谊兄弟投资、冯小刚执导的贺岁片《非诚勿扰》于中国大陆热映。与此同时，电影投资方华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称：“华谊兄弟”）于2008年11月20日向商标总局提交了“非誠勿擾 if you are the one”组合商标（以下简称“华谊商标”）的申请，并于2010年08月25日获得授权。值得指出的是：尽管《非诚勿扰》是一部讲述征婚故事的电影，商标注册人华谊兄弟在商标申请时并没有就包含“婚姻介绍”服务的第45类进行商标申请，为他人留下了商机。

　

（图为：华谊商标）

　　而温州人金阿欢正是嗅到商机的人。金阿欢于2009年2月16日向商标总局申请注册“非诚勿扰”商标（以下简称“金阿欢商标”）。该项申请于2010年6月6日初审公告，并于2010年9月7日获得核准，核定服务项目即为包括“婚姻介绍”的第45类。

　　

（图为：金阿欢商标）

　　另一方面，江苏省广播电视总台旗下的江苏卫视推出了一档名为《非诚勿扰》的婚恋交友节目，并于2010年1月15日开播。据悉，江苏卫视在播放该档节目前已获得了华谊兄弟的许可，并支付了相关许可使用费。然而，江苏卫视并没有向自然人金阿欢取得任何性质的许可。

　　2013年，金阿欢就江苏卫视未经许可将“非诚勿扰”用作其节目名称的事实，将江苏省广播电视总台诉至法院，主张其侵犯了“非诚勿扰”商标的商标权。

　　在二审判决中，法院明确指出：“由于江苏卫视的行为影响了金阿欢商标的正常使用，使之难以正常发挥应有的作用。江苏卫视的知名度及节目的宣传，相关公众误以为权利人的注册商标使用与被上诉人产生错误认识及联系，造成反向混淆。”可见，深圳中级人民法院采取了“反向混淆”侵权理论对本案作出了认定。所谓“反向混淆”是指：消费者购买在先使用商标者商品或服务时，错误地认为自己购买了在后使用商标者的商品或服务[1]。有别于传统的“正向混淆”，“反向混淆”并不会导致在后使用商标者“搭便车”相反，会导致在先商标使用者所建立的市场价值、商誉和市场控制力转移至在后使用商标者的使用行为中，形成“大鱼吃小鱼”的现象。

　　深圳市中级人民法院就本案作出的判决在学术界很快引起了广泛的讨论，对是否构成商标侵权具有决定性作用的“商标使用标准”、“同类商品认定”等问题更是引发了巨大争议。在这里，本文暂不讨论本案的侵权认定部分，而将重点放在法院采取的救济措施是否合理上。鉴于江苏卫视对“非诚勿扰”商标的巨大投入，以及使用“非诚勿扰”商标的合理理由，法院对于救济措施的选择存在值得讨论的空间。#p#分页标题#e#

　　二、现有救济措施的不足

　　相对于传统的“正向混淆”理论，“反向混淆”理论诞生的时间较晚。该理论最早由美国的霍姆斯大法官于1918年提出，直至1977年的“BIG O”一案[2]，才被美国司法实践所接受[3]。而我国司法实践对于“反向混淆”理论的运用目前仍处于摸索阶段，经检索，截止至2015年5月，我国法院判决书中明确指出“反向混淆”一词的仅有32份（包括一审、二审），并且各地法院法院所持的态度并不一致：2006年12月13日，江苏省高级人民法院在广州保赐利化工有限公司、立邦涂料（中国）商标纠纷一案[4]的二审判决书中指出：“在美国，商标权的取得实行使用在先原则。美国法院不允许在后的使用人剥夺在先使用人的商标声誉。我国实行注册在先原则。商标权在取得时并不自然产生声誉，也就缺乏适用“反向混淆”的客观基础。”从而否决了中国商标体系下“反向混淆”理论的适用可能性。与之相对应：2007年浙江省高级人民法院在“蓝色风暴”商标侵权案[5]中明确：“百事可乐公司擅自将“蓝色风暴”标识使用为各类饮料、可乐的商业标识、商品名称和商品装潢，并以“蓝色风暴”标识为口号进行广告宣传，使“蓝色风暴”饱和性地充斥于消费者的记忆中，使蓝野酒业公司希望建立起的商誉和商标价值被百事可乐公司的行为淹没，从而构成反向混淆侵权。”确立了“反向混淆”理论在我国司法实践中的第一次明确运用。

　　时过境迁，随着经济全球化的进一步加深，结合商标权地域性的重要属性，“大鱼吃小鱼”的现象在我国商标法实践中的“曝光率”逐步提升，各地法院对“反向混淆”理论在中国法下运用也逐渐转变为开放的态度。然而，在“反向混淆”案件如何适用合理的救济措施是司法实践中无法回避的难题--一方面，“小鱼”（权利人）通过商标注册获得的既有权利不容侵犯，而另一方面“大鱼”（侵权人）通过合法经营积累了巨大商誉，同时公众也在消费过程对“大鱼”产生了信赖利益（公共利益），两项利益不可忽视。然而，目前的司法实践提供的救济，往往难以在两方面利益之间建立平衡。

　　（一）停止侵权

　　大部分法院在面对“反向混淆”侵权案件时，都会按照传统商标侵权案件的思路，判决被告侵权，并要求被告立即停止侵权。如上文所提及的“蓝色风暴”商标侵权案以及著名的“‘iPad’商标”案。在这些判决中，法院的判决都建立于这样的逻辑上：反向混淆不仅会导致消费者混淆, 而且会损害在先商标所有人的商誉, 因而在后使用人应承担侵权责任[6]（包括停止侵权）。

　　然而，对“反向混淆”案件适用“停止侵权”可能会带来以下问题：

　　1. 畸高赔偿金额。由于侵权者产品销量很大, 反向混淆案件常常牵涉到数额巨大的损害赔偿金。例如2015年轰动一时“新百伦”商标侵权案中，一审法院判处被告需向原告支付9800万元的损害赔偿，相当于被告近10年经营利润的一半。又如“‘iPad’商标”侵权案中，案件尽管以和解的形式结案，但被告苹果公司需要向原告支付6000万美元的赔偿金。而畸高赔偿金的一个必然结果是诱使起别有用心之人对商标进行抢注，影响真正对商标有需要的人的正常使用。

　　2. 有违比例原则。“反向混淆”是以相关公众将涉案商标与被告建立起了特定联系为前提的，消费者也把该商标所承载的商誉归于被告，如果要求被告停止使用，则割裂了商标和商品的联系，消费者无法由此获得准确的判断，反而会增加消费者的搜索成本[7]。同时，在部分“反向混淆”侵权案件中，被告并不一定具有恶意，在后商标使用人选择在先商标并不必然出于利用他人商标的企图, 也可能是商标注册和使用之前检索不周的结果[8]。在侵权人非恶意缔造“反向混淆”的案件中，要求侵权人彻底停止使用商标，一方面会导致侵权人“合理”积累的商誉付诸东流，也会使公众需要重新接受新的商标，产生巨大社会成本。从比例原则的角度上而言，“停止侵权”的判决存在有待商榷之处。#p#分页标题#e#

　　（二）判决“反向混淆”者胜诉

　　当在后使用者对争议商标投入了巨大投资，并且在相关公众中建立了巨大的影响力时，法院权衡利弊时可能会偏向“反向混淆”者。其中，最典型的案例即“微信”商标异议复审行政诉讼案件中，北京市高级人民法院认为申请人创博亚太科技（山东）有限公司所申请的“微信”商标违反了《商标法》第十条第一款第（八）项规定的“公共利益”条款，并维持了商评委对该商标不予核准注册的裁定。该案中，有学者认为，法院的判决依据在于：尽管创博公司注册“微信”商标在先，但使得腾讯公司的巨额投资因短暂的时间差付诸东流是不合理的，即，不能轻易挫败善意商标使用人的商业预期[9]。诚然，法院的判决保护了公共利益与在后使用人投资，但与此同时也与《商标法》确立的先申请原则相违背，忽视了申请人的合理利益。因此，“微信”案采取的救济措施也存在其不足之处。

　　从上述分析来看，目前法院对“反向混淆”侵权案件采取的救济措施是“于法有据”的，但从判决起到的社会效果来看仍存在“顾此失彼”的缺憾--保护“小鱼”商标权时对“大鱼”及社会公众造成过重负担，保护“大鱼”或公共利益时难以顾及“小鱼”的应有利益。因此，在“反向混淆”侵权案件中引入不同的救济途径是非常有必要的。

　　三、附加适当区分标识理论

　　在“非诚勿扰”商标纠纷一案的判决公布后，学界和实务界将目光转向了江苏电视台的应对措施上。面对终审判决，江苏卫视并未主动履行生效判决，甚至发出“不变名称，不变精彩。《非诚勿扰》今晚21:10照常升起”的海报。但随着权利人金阿欢申请强制执行，江苏卫视终于采取措施，通过“附加区别性标识”的方式，将节目名称修改为“《缘来非诚勿扰》”，以示对法院判决的尊重。

　　事实上，江苏卫视采取了“讨巧”的方式对本案判决进行执行，原因在于法院判决中仅仅要求其“立即停止使用’非诚勿扰’栏目名称”，而并没有载明禁止江苏卫视停止使用与“非诚勿扰”近似的栏目名称。在这里，且不论江苏卫视改名的做法是否符合《民事诉讼法》关于执行的相关规定，“附加区别性标识”确实能为“反向混淆”侵权案件的救济提供不同思路，有别于“停止侵权”和“判决“反向混淆”者胜诉”，“附加区别性标识”提供了“利益平衡”的现实可能性：权利人能够继续商标权的完满状态，侵权人积累的商誉也不至于消失殆尽，相关公众建立于侵权人品牌上的信赖利益也能够得到有效保护。

　　结合商标基本功能的实现方式--“使用”来看，构成反向混淆的商标侵权时，注册商标权人一般没有将商标投入使用或者使用范围很小，而被控行为人则通过大量宣传使得被控标识具有较高的知名度，从商标的功能上看，后者才是应该鼓励和保护的。简单的要求被控行为人停止使用涉案标识固然维护了商标注册制度的稳定性和权威性，但不考虑被控商标使用获得较高知名度的客观事实，不尽妥当。相比而言，要求被控行为人在继续使用时附加适当区别标识，作为“反向混淆”理论的鼻祖，美国法中能够找到支持“附加区别性标识”的法理依据，如美国《反不正当竞争法重述》中也提到：“实质公平会影响禁令救济的范围，有时则通过诸如声明或粘贴的强制性提醒措施取代绝对的禁止使用。”即采取“附加区别性标识”救济替代“停止侵权”救济。我国台湾地区《商标法》第三十六条也有类似规定，在他人商标注册申请日前，善意使用相同或近似之商标于同一或类似之商品或服务者。但以原使用之商品或服务为限；商标权人并得要求其附加适当之区别标示。此外，日本的商标立法中也可以看到类似的规定[10]。#p#分页标题#e#

　　相比较之下，我国最早出现“附加区别性标识”的官方文件，是曹建明在2007年全国法院知识产权审判工作座谈会的讲话，其中指出，“关于知名商品特有的名称、包装、装潢的保护，……凡是属于善意使用的，就不应受到追究，但从规范市场秩序出发，可以要求在后使用人附加区别性标识。”而后，在2011年修改的《商标法》在第五十九条第（三）款中亦规定：商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。

　　不难看出，国内外立法都对在特定情况下，采取“附加区别性标识”救济取代“停止侵权”救济，从而实现权利人、侵权人、公众利益平衡的做法持开放态度。此外，在我国司法实践中，也不乏适用“附加区别性标识”救济的典型案例：

　　（一）“泥人张”不正当竞争纠纷案

　　在北京市高级人民法院对“泥人张”不正当竞争纠纷案作的出二审判决中，法院即采取了“附加区别性标识”救济。该案中，原告为“天津泥人张”（由天津艺人张长林创立）的传人，其至迟于1914年就开始使用“泥人张”字号，无独有偶，该案本告为“北京泥人张”（由北京艺人张延庆创立）的传人，于1982年起使用“泥人张”字号，并在其公司网站上以“泥人张”的汉语拼音“nirenzhang”作为其网站的域名。原告以该域名构成不正当竞争民事侵权为由，向法院起诉，要求被告注销该网站域名。

　　北京市高级人民法院对本案适用“附加区别性标识”而非“停止侵权”救济的原因在于：（1）被告确为“北京泥人张”的传人，其使用“nirenzhang”作为域名具有合理理由。（2）被告已对“北京泥人张”的相关产品进行了超过二十年的经营，投入较大。

　　尽管该判决由于存在事实认定错误，在最高人民法院的提审程序中被撤销（原因在于被告无法提供有效的证据证明“北京泥人张”的存在）。但北京市高级人民法院在适用“附加区别性标识”所采取的考量、评价标准为类似案件提供了一定的借鉴价值。

　　（二）“福记”商标及不正当纠纷案

　　在江苏省高级人民法院判决“福记”商标及不正当纠纷案，法院也采取了“附加区别性标识”的救济措施平衡原被告之间利益。该案的特殊性在于：原、被告从事餐饮业的时间大致都在上个世纪九十年代末，且在相关企业中不约而同使用了“福记”字号，在各自经营区域内亦获得较大商业成功。但原告自2004年从他人手中购得核准注册时间早于被告字号的“福记”注册商标后，双方发生权利冲突，原告诉至法院，要求责令被告停止侵权及不正当竞争[11]。

　　法院作出“附加区别性标识”的一大事实基础是被告在使用“福记”商标时并不具有攀附的主观恶意。在一审判决指出：原、被告系不同地域内较大规模的企业，知名度较高，服务项目类似，服务区域相邻。为防止市场主体的混淆和冲突，鼓励各自诚实经营，维护市场正常的竞争秩序，提醒各方当事人应维持各自现有使用与“福记”相关的商业标识的现状（亦属于“附加区别性标识”的一种），以便消费者加以区分和识别，以维护各方当事人及消费者的合法权益。

　　四、“反向混淆”案件中适用“附加适当区分标识”救济的要件分析目前，在商标“反向混淆”侵权案件中，适用“附加适当区分标识”救济的法理依据为第五十九条第（三）款：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”下文将从该法条出发，结合“反向混淆”侵权的特点，对适用“附加适当区分标识”的要件进行分析。#p#分页标题#e#

　　（一）实体要件

　　1. 在先使用

　　根据法条的规定，适用“附加适当区分标识”救济的一个重要前提是侵权人在商标申请人之前已对商标进行了使用。因此，严格从法条出发，江苏卫视使用“非诚勿扰”商标的时间迟于金阿欢商标的申请日，因此，是不能适用“附加适当区分标识”救济的。

　　法条对使用时间作出限定的原因，是为了防止恶意侵权人觊觎他人商标，通过财力、人力将在先申请人的商标强行夺走。然而，正如上文所述，“反向混淆”侵权并不一定等于恶意侵权，在后商标使用人选择在先商标并不必然出于利用他人商标的企图, 也可能是商标注册和使用之前检索不周的结果。如“微信”案中，北京知识产权法院也认为，腾讯公司尽管使用商标时间晚于“微信”，但其在法律上的定性仍属于“善意使用人”。

　　因此，鉴于“反向混淆”侵权案件的特殊性，将“附加适当区分标识”救济限定于“在先使用”情况，会使大量“反向混淆”侵权案件排除在适用范围之外，对利益平衡制造了较高的门槛。反观“‘泥人张’不正当竞争”案与“‘福记’商标纠纷”案中，法院采取了基于诚实信用原则的“合理理由”标准，即将在后使用人使用争议商标具有一定“合理理由”或者在后使用人不具有恶意作为适用“附加适当区分标识”救济的要件之一。从实践操作的角度上而言，后者采取的标准更具有可操作性和广泛适用性。

　　2. 具有一定影响力

　　适用“附加适当区分标识”救济的另一要件是侵权人已经通过商标使用行为，在相关公众中建立了一定的影响力。而在“反向混淆”侵权案件中，“大鱼”往往是行业巨头，并已在较大范围内对商标进行使用。举例而言，浙江省高级人民法院在“‘蓝色风暴’商标侵权”案就明确指出：百事可乐公司通过一系列的宣传促销活动，已经使“蓝色风暴”商标具有很强的显著性，形成了良好的市场声誉，当蓝野酒业公司在自己的产品上使用自己合法注册的“蓝色风暴”商标时，消费者往往会将其与百事可乐公司产生联系，误认为蓝野酒业公司生产的“蓝色风暴”产品与百事可乐公司有关，使蓝野酒业公司与其注册的“蓝色风暴”商标的联系被割裂，“蓝色风暴”注册商标将失去其基本的识别功能[12]。

　　可以看到，法院尽管最终以混淆可能性过大为由，判决百事可乐公司停止使用“蓝色风暴”商标，但法院也在判决书中认可了百事可乐公司在经营活动中就“蓝色风暴”商标取得的影响力。鉴于该案的判决时间是2007年，《商标法》尚未做第三次修改，事实上，该案是存在适用“附加区别性标识”救济的客观基础的，即：可以要求百事可乐公司在其产品上附加标识，与蓝野酒业公司的产品进行区分，从而规避两者之间的混淆可能性。

　　而在“非诚勿扰”一案中，江苏卫视的“非诚勿扰”节目的收视率和市场份额分为为1.79%和5.91%[13]。在婚恋交友类节目中“独占鳌头”，符合具有“一定影响力”的标准。

　　3. 区别标识的定性

　　“附加区别性标识”所起到的作用是：通过适当的区分标识，在规避混淆风险的同时，保护双方的商誉。但我国的现行《商标法》中，并没有对附加区分标识的定性做出进一步的解释，这一点可以参考我国台湾地区的立法：“何谓适当区别标示，商标法并无规定，其目的在避免消费者对其所表彰之商品来源产生混淆误认之虞，其方式应由当事人间协议，并依一般社会观念及市场交易情形，视该区别标示是否足资使消费者区辨该二商标商品来源以为断。例如为不同之包装或标示制造厂商及产地等，以使消费者能清楚分辨商品之产制来源，确保消费大众之权益，并可间接维护各商标权人之商誉。[14]”#p#分页标题#e#

　　针对上述解释，有人认为，区分标识是指在争议商标上添加一定符号、文字，使争议双方的商标就有区分性，如将江苏卫视将“非诚勿扰”商标修改为“缘来非诚勿扰”的做法。但另一方面，也有人认为：适当标识应是指在显著位置附加说明性的语句，如“本商品和某某公司无关”、“特别提醒：本商品由某某公司制造”“本商标和某某人没有任何法律上的联系”“本商品由某某修理”等等之类的标明其使用的标识与相关权利人或者其标识无关的语句或者能将特定标识与特定主体紧密联系起来的标识[15]。根据这一观点，“缘来非诚勿扰”即使能够与“非诚勿扰”不产生混淆，也只能视为“停止侵权”的一种，而并不能构成“附加区别性标识”。

　　（二）程序要件

　　除上述实体要件外，“附加区别性标识”救济亦存在使用的程序要件，即：由商标注册人在诉讼过程中提出。具体而言：如果权利人在起诉时要求被告“停止侵权”，那么被告根据该条抗辩“只需附加适当区别标识即可”，而法院也倾向于支持被告的观点的话，那么，法院应向权利人释明，询问权利人是否变更诉请。经释明后，如果权利人转而要求被告“附加适当区别标识”，那么，法院理应支持权利人的诉讼请求；反之，如果权利人坚持要求“停止侵权”，那么，法院应当驳回权利人的诉讼请求[16]。

　　结语

　　从“微信”商标案到“新百伦”商标侵权案再到今天的“非诚勿扰”商标侵权案，可以看到“反向混淆”案件在我国司法实践的“出镜率”大幅提升，但“反向混淆”侵权理论在我国理论及实务界目前还处于起步阶段，因此如何通过合理的救济措施，协调、平衡“反向混淆”侵权案件中的各方利益是亟需解决的问题。目前的《商标法》为“附加适当区别标识”提供了立法基础，同时，各地法院在审判中也为其提供了可借鉴的先例，但如何适用“附加适当区别标识”救济，“附加适当区别标识”救济的适用要件等问题，还需要通过立法、司法、执法多层面进行进一步解释、解决。

　　（本专题由华东政法大学知识产权专业2015级研究生杨周行整理、编写）原载于《东方知识产权》电子期刊第51期

　　[1]《商标申请人与在后使用人利益的冲突与权衡》黄武双，阮开欣，载于《知识产权》2015年第4期[2] Big O Tire Dealers, Inc. v.Goodyear Tire & Rubber Co., 561 F.2d 1365 (10th Cir. 1977).

　　[3]美国第二、第三、第五、第六、第七、第九和第十巡回法院都明确承认反向混淆 , 参 见 Joel R. Feldman , ReverseConfusion in Trademarks , 8 J. Tech. L. & Pol'y 163, Footnote 24。

　　[4] (2005)苏民三终字第0130号

　　[5] (2007)浙民三终字第74号

　　[6]《美国知识产权法》，李明德，法律出版社, 2003 年, 第 305 页。

　　[7]《附加适当区别标识研究》，付景虎，华东政法大学硕士论文[8]参见《“蓝色风暴”考量“反向混淆”》，彭学龙，载于《中华商标》2006年12期[9]参见【东方知识产权沙龙26--论辩“微信”商标之争】http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwNDUxNzk2NQ==&mid=205622720&idx=2&sn=310b96ae5266e2d8e4f56cbe6fe37497&scene=1&srcid=0211k9P03IE3YdU4oydfOlyX#wechat_redirect[10]《日本商标法》第二十四条之四、第三十二条。参见李扬译：《日本商标法》，知识产权出版社 2011 年版，第 22 页、第 26 页。#p#分页标题#e#

　　[11]徐美芬， 《两个餐饮企业的“福记”之争》，http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5NjcyNjgwMA==&mid=400410548&idx=2&sn=327af7c3fe0d945814c760b5a7c7dbfe&scene=1&srcid=1113FA5xyjrLGAMIxCl52hGA#wechat_redirect[12]浙江省高级人民法院（2007）浙民三终字第 74 号民事判决书。

　　[13]以2015年4月18日为例，来源http://www.askci.com/news/ent/2015/04/20/141119jkbt.shtml[14]我国台湾地区“经济部智慧财产局”编印：《商标法逐条释义》，2005 年，第 108 页。

　　[15]《附加适当区别标识研究》，付景虎，华东政法大学硕士论文[16]《力避混淆附标识，缘来非诚勿扰之》，董文涛，http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5NTMwMDgzMA==&mid=405210345&idx=5&sn=819aa134e98a7257d367e919c41d1dae&scene=1&srcid=0209HgbIUa31FmAErCZRJKsD#wechat_redirect

(作者：杨周行，来源：华政东方知识产权)