商标侵权案件中“讽刺性模仿”抗辩的适用

发布时间：2016-02-26 09:43商业秘密网点击率：7415

　　编者按：

　　DC漫画公司依联邦法及州法起诉MadEngine公司商标侵权及不正当竞争，同时，Mad Engine公司提出了一项驳回动议。本案争议焦点在于，Mad Engine公司行为是否属于讽刺性模仿？会否导致消费者混淆？法院适用了Sleekcraft八要素分析，从标志的强度、标志之间的相似性、销售渠道等八个方面对讽刺性模仿相关问题作了详细的分析，得出Mad Engine公司以讽刺性模仿作为抗辩的不充分性及消费者混淆的可能性，进而支持了原告的诉求。

　　美国加州中部地区法院

　　原告：DC漫画公司

　　诉

　　被告：Mad Engine公司

　　2015年12月15日

　　否决驳回动议的命令

　　尊敬的美国地区法院Dean D. Pregerson法官：

　　目前本院需要就驳回被告Mad Engine公司的动议问题作出判决。[1]考虑了双方当事人的意见书，也听取了它们的口头辩论，本院采用了下述法庭命令。

　　I.案件背景

　　原告DC漫画公司是一家漫画书的出版商，也是相关知识产权的所有人。[2]本案当中，原告对旗下的超人角色主张商标权，尤其是超人胸前戴着的标志性防御结构设计。[3]正如原告诉状中所言，“该设计中一项著名的迭代”指的是：

　　（相关图表略）

　　诉状指出，“与超人有着强烈联系性的标记是出现在超人胸前的红黄夹杂的五边形防御结构。”[4]而原告已经就该防御结构设计注册了商标，适用于成人及小孩的衣物，包括T恤。[5]原告也将该标志授权在T恤上，它通过诉状列举了以下例子：

　　（相关图表略）

　　如上所述，授权产品中的一些更为幽默，一些更为传统。原告声称它“已经在其所提供的产品或服务方面取得巨大的商业成功，而前述产品或服务恰恰都是带有该防御标志。”[6]

　　被告Mad Engine公司是一家批发商。[7]被告销售的一件T恤被控侵犯原告作为注册商标的超人防御标记。[8]争议T恤的胸前也带有五边形的防御性设计，该设计的五边形里边还带有“DAD”文本：

　　（相关图表略）

　　原告声称，“DC漫画公司的防御性设计是一个红黄夹杂的带有边缘的五边形防护物，并且，该防护物内部文本的大小及放置位置是根据该防御性设计的比例和形状确定的”，而被告的T恤“包含前述每个要素。”[9]原告表明，2015年6月1日，它向被告发出了停止侵权通知函，但是，直到2015年6月19日，被告都未作出回复，原因在于被告想在父亲节期间销售该T恤。[10]即使在收到第二封停止侵权通知函时，被告仍拒绝停止销售。

　　因此，原告提起了当前的诉讼，依据《美国法典》第15编第1114条主张联邦商标侵权、商标假冒，依据《美国法典》第15编第1125条主张不正当竞争、伪称商品原产区，依据《美国法典》第15编第1125条主张商标淡化，依据《加州商业和职业条例》第17200款及以下条款主张州法上的不正当竞争。[11]被告提出一项驳回动议，辩称，它的T恤是对原告标志的讽刺性模仿，所以，没有对原告的标志构成侵权或淡化。[12]

　　II.法律规范

　　基于《美国联邦民事诉讼规则》12（b）（6）而提出的驳回动议要求法院判定原告诉求的充足性，判定该诉求是否包含“有关索赔的简短而简单的陈述，该陈述用于表明原告有权获得救济。”[13]根据《美国联邦民事诉讼规则》12（b）（6），法院必须（1）推定诉求对原告来说至少是最有利的，并且（2）接受这个观点，即所有恰当的事实指控都是真实的，包括所有从中可作的合理的推断。[14]

　　为了应对依托于《美国联邦民事诉讼规则》12（b）（6）的驳回动议，该诉求必须“包含充足的已被证实的事实，该事实可被用于‘主张救济的诉求，并且这在字面上是能说得通的’”[15]然而，“制式陈述原因事实要件，佐以仅为结论性的主张，并不充分。”[16]如果该诉求“缺乏一项可识别的法律理论或是充足的事实用于支撑一项可识别的法律理论”，那么，驳回的动议便是恰当的。[17]#p#分页标题#e#

　　“如果‘无证据的主张’缺乏‘事实上进一步的增强’的话，”，一项诉求便是不充分的。[18]“一项诉求具有字面上的说服力，当法院可以从原告请求所涉事实当中合理地推断出被告应当就其被控诉的不法行为负责。”[19]法院无需认定“法律推论的真实性，只是因为它们被囊括在事实主张当中。”[20]

　　III.法庭辩论

　　被告辩称，它在父亲节上销售的新颖廉价的T恤是包含带有“DAD”文本的防御性形象的，这些T恤只是原告超人防御性设计的讽刺性模仿，因此不太可能使消费者在商品来源及从属性方面产生混淆。[21]被告还宣称，基于一项完整的Sleekcraft分析，这不可能引起消费者的混淆。[22]被告进一步辩称，商标淡化在这儿也是不存在的，因为这两个防御性设计并不相似，并且，从法律上看，讽刺性模仿也不会导致淡化。[23]最后，被告认为，基于支持驳回商标诉请的同样原因，应当驳回以州法为依据的不正当竞争的诉求[24]。

　　作为回应，原告认为，首先，被告未能把其驳回动议当作一项真实的驳回动议，因为被告引入了诉求中并未主张的新的事实，并且，被告也不承认诉求中诉请所涉事实的真实性。[25]原告抗辩到，其诉求中主张的可被证实的事实足以支撑它所有的诉请。[26]至于混淆可能性的主张，原告认为，被告的动议所依据的事实源自该诉求之外，而这不应当用于支撑一项驳回动议，并且，原告认为，诉求所涉事实满足一项Sleekcraft要素分析。[27]而且，基于混淆可能性与淡化的意图，原告认为，被告对其标志的使用不再属于讽刺性模仿。[28]

　　A.讽刺性模仿

　　被告在其动议中的抗辩很大程度上依靠的是它那防御性设计是原告的超人标志的讽刺性模仿的主张。[29]被告表述如下：

　　Mad Engine公司旗下的DAD形象很明显对超人及其防御性设计构成讽刺性模仿，正好表明了现实世界的无用性甚至是超人及其防御性设计的自命不凡。然而，当他四处飞翔救助着这个神奇的世界的人们时，超人自豪地将这个防御性设计戴在他胸前，“DAD”并没有超能力，但对喜欢他的小孩来说，是这现实世界中的英雄。超人戴着一个斗篷，用他的超能力使火车停止，抓住飞机，但是，真实世界的DAD穿着T恤，有时还帮忙洗盘子。Mad Engine公司及其DAD形象表明了超人的过分自大以及那虚构的超能力，而这个评注切实达到了滑稽的效果，即使只是通过一个简单的转换手法[30]。

　　第九巡回上诉法院就讽刺性模仿如何影响商标侵权的主张作了审查，审查是通过以下方式进行的：对该主张属于一般消费者混淆分析进行解释，那么，关键的问题就成了是否存在一般消费者的混淆：

　　在一起建立在混淆可能性原理之上的传统的商标侵权诉讼当中，事实上，讽刺性模仿的主张本身并不属于一项单独的“抗辩”，而只是传统回应的一种措辞方式，亦即，消费者并未在来源、赞助、批准方面产生混淆。“某些情况下的讽刺性模仿可能构成侵权，某些情况下可能不会。但是，‘是讽刺性模仿！’的叫喊并未神奇地将不同的立法上的商标侵权和淡化规避掉。讽刺性模仿可能引起混淆，也有可能不会引起混淆。它们表现出来的共同点就是试图通过对他人商标的使用带来幽默。一项不侵权的讽刺性模仿仅仅只是有趣的，而非引起混淆的”[31]

　　对一个在先标记做讽刺性模仿会带了乐趣，就像“Chewy Vuiton”小狗玩具对Louis Vuitton奢侈品标记的讽刺性模仿或者“Lardashe”牛仔对Jordache牛仔的讽刺性模仿一样。[32]不同的是，一家摩托车修理商店虽然没有获得HarleyDavidson的许可，但使用了一个与Harley Davidson的标志实质相同的标志，可这并未被判定为一项讽刺性模仿，因为它“并未对Harley的标志作出评注；它只是在幽默的层面上使用了该标志，来对旗下的产品及服务进行促销，这并不是一项被允许的商标讽刺性模仿使用。”[33]#p#分页标题#e#

　　此案当中，被告声称，在超人的防御性设计中放入“DAD”，通过指出超人“过分自大”，从而拿超人取乐。[34]然而，根据此案基本情况和诉讼请求，本案是否存在如Louis Vuitton和Jordache案中的真实的讽刺性模仿还是不清楚的，或者说，本案是否存在可能导致消费者对产品的来源产生混淆的类似于Harley Davidson中的幽默层面上的使用还是不清楚的。

　　被告在相关摘要中抗辩到，第九巡回法院就一项驳回动议判定，对一个著名的标志作一项“幽默的讽刺性模仿”在法律上并不会引起消费者的混淆，而这也出现在Toho Co.诉Sears, Roebuck& Co.案[35]的口头辩论之中。在那起案件之中，名为“Godzilla”的形象及与之相关的形象都为原告所有，该形象是“个虚构的、硕大无比的、绿色类蜥蜴的怪兽。”[36]原告也在它的标志上使用了“百兽之王”的标语。[37]该名称及形象被许可使用在相关产品之上，例如，漫画书、图画书、玩具、游戏、电视节目、电影。[38]与之形成差异性对比的是，被告销售的“被设计成Sears产品的盒装垃圾袋也带有‘Bagzilla’这个词，并且该词给人的感觉是一只‘滑稽的、有益的、类爬虫的生物’，而且还附有‘极其结实的垃圾袋’的标语。”[39]

　　第九巡回法院认为，适用Sleekcraft要素分析之后，可得出上述案件当中的争议标志之间在法律上是不相关的。[40]法院判定销售渠道及其现实争议产品也是不一样的：

　　Sears销售的是垃圾袋。Toho生产或赞助的仅仅是文学作品和玩具。Sears使用的是“BAGZILLA”而非“GODZILLA”，并且，在包装上突出地注明了Sears的名称。该生物表明的是个滑稽的讽刺性模仿，而非一个精确的复制件。[41]

　　最后，法院判定，Sears并不存在使消费者产生混淆的意图，它意图达到的“只是取乐。”[42]因此，在对所有的因素做出考量之后，法院认为不存在证据可以证明消费者会对“垃圾袋的来源或赞助产生混淆。”[43]

　　不像在 Toho案中，本案当中被控侵权产品并不包含一个明显的预示，即该T恤来自被告而非原告。也就是说，在 Toho案中，Sears在垃圾袋之上明确地表明了其名称及标志。不同的是，本案当中，Mad Engine并未明确表明T恤来源于它自己而非来来源于超人的创作者及许可方。而且，这儿的防御性设计只在“DAD”与“S，”文本方面存在差异，这会使人分别想起“超级老爸”和“超人”。这恰恰与Toho案不同，不同的生物出现在盒子上和电影中，尽管“Bagzilla”的名称确实让人联想到商标“Godzilla”。

　　最重要的一点可能是，Toho案中的原被告在产品的来源及销售渠道方面存在差异。此案当中，原告没有许可或生产垃圾袋，或是使用任何相同的渠道来为它们的产品做促销。本案当中，原告制作了许多不同的被许可超人T恤的迭代设计，其中就包括一项推定设计，而该项设计与被告的超级老爸T恤设计是相同的。因此，从法律上看，它们的销售渠道和产品是不相关的。那么，Toho案中的裁决是不能改变本案当中法院的裁决的。

　　另外，被告主张，该法院之前判决支持过一个诉求，而该诉求也未在驳回动议阶段基于商标侵权主张赔偿。[44]然而，Burnett案所涉事实异于此案所涉事实。Burnett案涉及动画电视节目“恶搞之家”，“恶搞之家”涉及对Carol Burnett“女佣”角色的讽刺性模仿。[45]正如判决所述，“恶搞之家很老套地把卡通名人置于尴尬、可笑、荒唐的情境之中，为的是对公众形象进行讽刺性模仿，并且，通过名人及通俗文化，在普遍的社会迷离之物中取乐。”[46]根据该被控侵权电视节目表达出来的本质，基于剪辑对女佣角色讽刺性模仿方式的“恶心、古怪，甚至是粗暴、唐突”，法院判定，合理的消费者不可能产生混淆或是想到有关该剪辑的任何其他东西，除了下述这一点：Carol Burnett是恶搞之家讽刺性模仿的原型。[47]#p#分页标题#e#

　　Burnett案中的情形与本案当中的情况很不相同。本案当中，被控侵权T恤以原告许可的一件T恤为对象进行相同的取乐：通过使用超人的防御性设计及类似的东西，两件T恤都涉及到“超级老爸”。通过使用“超级老爸”取乐“超人”并不存在对超人的讽刺性模仿。被告的T恤表达的是：“我爸爸像个超人－他是超级老爸”。因此，就像在HarleyDavidson案中一样，被告的T恤更像是为产品促销而为的幽默性使用，而非对超人的讽刺性模仿。

　　B. Sleekcraft要素分析

　　被告辩称，其T恤上的防御性设计与原告的商标存在实质上的差异，并且，Sleekcraft的其他要素也支持下述主张：消费者不会对对商品的来源产生混淆。[48]被告表明，原告标志中的“S”是该标志的主要特征，而被告的标志使用的是“DAD”而非“S”，所以标志的主要部分是不相似的。[49]

　　在AMF Inc.诉SleekcraftBoat案中，第九巡回法院提供了八个不排除要素，法院可以适用它们判定是否可能导致消费者的混淆。[50]它们分别是：（1）原告标志的强度;（2）产品之间的近似程度和相关性；（3）标志之间的相似性；（4）事实混淆的证据；（5）使用的销售渠道；（6）产品类型及购买者关心的程度；（7）被告在选择标志时的意图；（8）生产线扩张的可能性。[51]

　　上述几个要素中最具争议的是标志之间的相似程度，因为“两个标志完全不相似的话，那就不存在混淆的可能性。”[52]当然，相似－甚至是“十足的一致”－也不等于消费者的混淆，消费者的混淆才是最终的检验标准，但是，与其它要素结合，相似性也是消费者混淆很好的一个预示。[53]

　　1.标志之间的相似性

　　本案当中，诉讼请求主张这两个标志之间存在实质的相似性，并且，这种相似性也引起了消费者的混淆。[54]不管是从诉讼请求的主张还是视觉上的观察，都可以得出两个标志之间的相似性，而这也足以使得原告的诉求在面对驳回动议时得到支持：

　　（相关图表略）

　　两个防御性设计都是五边形的，带着红色边界的，内部有以黄色为背景的红色文本，而这个文本的设计是与整个设计的形状相符的。如原告所主张，作为一个消费者，很容易就想到这是同一家公司：制造或许可他人制造带有位于右侧的该标志的T恤的公司，与制造或许可他人制造带有位于左侧的该标志的T恤的公司。尽管找不到红色、黄色、蓝色－如下所示，原告的注册商标是黑白夹杂的－这两个标志有相同的五边形形状，有适合该形状的文本，也包括相关设计的边界及文本中相似的字形：

　　（相关图表略）

　　因此，本院认为，在基于两个防御性设计之间的相似性而主张消费者混淆方面，原告是合理的，因此，支持原告的消费者混淆的主张，即使存在驳回动议。本院将在下面检测Sleekcraft要素中的其他几个要素，它们同样支持对被告动议的否决。

　　2.原告标志的强度

　　原告的标志具有很高的强度，这是不存在争议的。[55]

　　3.产品之间的近似程度

　　正当被告声称原告的诉求没能就产品之间的近似程度给出任何事实时，原告回应到，产品是“完全相同的”，因此，在这个要素方面，消费者的混淆可能性很大。[56]

　　4.事实混淆的证据

　　双方当事人都承认不存在消费者事实混淆的证据。[57]然而，正如原告指出，那类证据有可能在披露阶段出现而非现在这早期阶段，但是诉求的确表明了消费者的混淆。[58]

　　5.使用的销售渠道

　　就该动议所涉相同的销售渠道而言，双方当事人并不存在争议。[59]

　　6.产品类型及消费者关心的程度#p#分页标题#e#

　　涉案产品类型指的是T恤，并且，双方当事人都生产中间带有防御性设计的T恤。原告并未争辩在进行此类购买时消费者关心的程度，并且，诉讼请求当中也没有涉及到该要素的事实。原告作出如下解释：此类证据，如被告销售T恤的价格，会出现在披露阶段。[60]被告抗辩到，原告未能举出与消费者关心的程度相关的事实，意味着该要素在此案当中处于中立状态。[61]

　　7.被告的意图

　　原告辩称，该诉讼请求“主张被告的行为是故意的，它意图利用原告标志性的超人形象及防御性标志的声誉进行商业活动，并且将侵权T恤是DC漫画公司的许可产品的信息错误地传达给消费者。如其上面所主张的，被告抗辩到，它的意图是对超人做讽刺性模仿。[62]而且，被告还辩称，它对防御性设计的使用只是“修饰性的”，而不是对一个商标的使用。[63]

　　8.生产线扩张的可能性

　　双方当事人在这个要素上也不存在争议，因为它们提供的都是相同的产品。[64]

　　9.要素之间的平衡

　　要素之间的平衡刚好对处于驳回动议阶段的原告是有利的，因为诉求中所涉所有合理的事实必须被当做是真实的，并且，原告也提供了充足的事实来支撑基于一项Sleekcraft要素分析之下的消费者混淆。那两个防御性设计实质上是相似的，并且使用在同一类产品即T恤之上，还有就是，使用的是相同的销售渠道。正如在诉求中所言，消费者存在混淆的可能性，并且相信被告的“DAD”T恤获得了DC漫画公司的许可，是对该公司标志的幽默性使用。因此，此次Sleekcraft要素分析并未形成对驳回诉求的支持。

　　C.淡化和不正当竞争

　　因为，本院判定上述两标志实质上是相似的，讽刺性模仿的抗辩在本案当中是不充分的，此外，本院还判定，基于同样的案由而提起的淡化和不正当竞争的诉求是恰当的，那个案由的依据是潜在的相同的事实。

　　IV.结论

　　基于以上所述理由，否决被告Mad Engine公司的驳回动议。

　　（本判决由华东政法大学知识产权专业2015级研究生吴祎翻译）原载于《东方知识产权》电子期刊第51期

　　[1]Dkt. No. 25.

　　[2]Compl.?? 1, 9.

　　[3]Id. ? 10-14.

　　[4]Id. ? 10.

　　[5]Id. Ex. 1 (美国商标号1,184,881)

　　[6]Id. ? 16.

　　[7]Id. ? 20.

　　[8]Id. ? 2, 21-23.

　　[9]Id. ? 24.

　　[10]Id. ? 28.

　　[11]See Compl.

　　[12]See Def. Mot. Dismiss, Dkt. No. 25.

　　[13]Fed.R.Civ.P. 8(a)(2).

　　[14]See Sprewell v. Golden State Warriors, 266 F.3d 979, 988 (9thCir.2001), amended on denial of reh’g, 275 F.3d 1187 (9th Cir.2001); Pareto v.F.D.I.C., 139 F.3d 696, 699 (9th Cir.1998).

　　[15]Ashcroft v. Iqbal, 556 U.S. 662, 663 (2009) (quoting Bell Atl. Corp.v. Twombly, 550 U.S. 544, 570 (2007)).

　　[16]Id. at 678.

　　[17]Mendiondo v. Centinela Hosp. Med. Ctr., 521 F.3d 1097, 1104 (9thCir.2008); see also Twombly, 550 U.S. at 561-63 (驳回，因为没有在无需出庭应诉的情况下主张赔偿，毫无疑问，也未能表明，原告在其有权获得救济的诉求中证明“不了固定的事实”).

　　[18]Iqbal, 556 U.S. at 678 (quoting Twombly, 550 U.S. at 556).

　　[19]Id.

　　[20]Warren v. Fox Family Worldwide, Inc., 328 F.3d 1136, 1139 (9thCir.2003).

　　[21]See Mot. Dismiss at 6-9.#p#分页标题#e#

　　[22]Id. at 10-18.

　　[23]Id. at 19-22.

　　[24]Id. at 22-23.

　　[25]Opp’n at 4-7.

　　[26]Id. at 7-21.

　　[27]Id. at 7-8; n9-15.

　　[28]Id. at 16-21.

　　[29]See Mot. Dismiss at 6-9.

　　[30]Id. at 6.

　　[31]Dr. Suess Enters., L.P. v. Penguin Books USA, Inc.,109 F.3d 1394,1405 (9th Cir.1997) (internal citations omitted).

　　[32]See Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC, 507 F.3d252 (4th Cir.2007); Jordache Enters., Inc. v. Hogg Wyld, Ltd., 828 F.2d 1482(10th Cir.1987).

　　[33]Harley Davidson, Inc. v. Grottanelli, 164 F.3d 806, 813 (2dCir.1999).

　　[34]Mot. Dismiss at 6.

　　[35]Toho Co. v. Sears, Roebuck & Co., 645 F.2d 788 (9th Cir.1981).

　　[36]Id. at 789.

　　[37]Id.

　　[38]Id. at 789-90.

　　[39]Id. at 790.

　　[41]Id.

　　[42]Id. at 791.

　　[43]Id.

　　[44]citing Burnett v. Twentieth Century Fox Film Corp., 491 F.Supp.2d962 (C.D.Cal.2007).

　　[45]Id. at 966.