“椅子型按摩机”依职权审查无效宣告案(2)

举行公开口头审理。口头审理之前，合议组针对该无效宣告请求案件进行了庭前合议，认为涉案专利权利要求1、2、4－6相对于证据1有较明显的区别，请求人关于新颖性的无效理由很可能不成立，但涉案专利权利要求3、4相对于证据1和证据2的结合不具备创造性，依据专利审查指南的相关规定，应当需要依职权引入对涉案专利权利要求1的创造性审查，故合议组经庭前合议后决定让双方当事人在口头审理当庭就涉案专利权利要求1－6的创造性也一并发表意见。

　　2013年1月15日，口头审理如期举行，在口头审理当庭，双方当事人就涉案专利权利要求1、2、4－6相对于证据1的新颖性问题以及涉案专利权利要求1－6相对于证据1和证据2相结合的创造性问题均充分发表了意见。合议组将双方当事人意见明确记载于口头审理笔录中。

　　2013年7月24日，专利复审委员会本案合议组作出第21059号无效宣告请求审查决定。决定中首先认定了涉案专利权利要求1相对于证据1具备新颖性，在权利要求1具备新颖性的基础上，其从属权利要求2、4－6相对于证据1也具备新颖性。接下来，本案合议组依照审查指南的相关规定依职权引入了对涉案专利权利要求1的创造性审查，即根据专利审查指南第四部分第三章第4.1节中的规定，专利复审委员会在下列情形发生时可以依职权进行审查，即“请求人请求宣告权利要求之间存在引用关系的某些权利要求无效，而未以同样的理由请求宣告其他权利要求无效，不引入该无效宣告理由将会得出不合理的审查结论的，专利复审委员会可以依职权引入该无效宣告理由对其他权利要求进行审查”；本案中，请求人请求涉案专利权利要求1不具备新颖性，其从属权利要求3、4不具备创造性，本案合议组已认定权利要求1具备新颖性，在需要对其从属权利要求3、4的创造性进行认定的情况下，本案合议组依职权引入对权利要求1的创造性进行审查，并认定涉案专利权利要求1、3、4不具备创造性。最后，本案合议组又依职权引入了对涉案专利权利要求2、5、6的创造性审查，并认定涉案专利权利要求2、5、6也不具备创造性。

　　案例评析

　　本案所涉及的焦点在于合议组是否应当依职权引入对涉案专利权利要求的创造性审查。

　　关于涉案专利权利要求1的创造性依职权审查，《专利审查指南2010》第四部分第三章第4.1节规定，专利复审委员会在下列情形发生时可以依职权进行审查，即“请求人请求宣告权利要求之间存在引用关系的某些权利要求无效，而未以同样的理由请求宣告其他权利要求无效，不引入该无效宣告理由将会得出不合理的审查结论的，专利复审委员会可以依职权引入该无效宣告理由对其他权利要求进行审查”。本案中，请求人请求涉案专利权利要求1不具备新颖性，其从属权利要求3、4不具备创造性，本案合议组已认定权利要求1具备新颖性，在需要对其从属权利要求3、4的创造性进行认定的情况下，本案合议组依照审查指南的上述相关规定依职权引入对涉案专利权利要求1的创造性进行审查。也就是说，本案合议组对涉案专利权利要求1的创造性依职权审查完全是按照审查指南中的相关规定进行的，不存在争议性。

　　关于涉案专利权利要求2、5、6的创造性依职权审查，涉案专利权利要求2、5、6与涉案专利权利要求3、4之间是不存在相互引用关系的，因此对权利要求2、5、6的创造性依职权审查并不适用于上述权利要求1的依职权审查情形，即对涉案专利权利要求2、5、6的创造性依职权审查与审查指南中明确规定的7种依职权审查的情形不能严格契合。那么，当这种无法严格契合依职权审查7种情形的情况出现时，合议组又应当如何恰当地把握依职权审查的标准。首先，请求人在提出无效宣告请求时请求了涉案专利权利要求2、5、6相对于证据1的新颖性问题，且认为权利要求2、5、6的附加技术特征均已被证据1所公开；在此基础上，由于不具备新颖性必然不具备创造性，故从法理上而言合议组可以认为请求人也提出了涉案专利权利要求2、5、6的创造性问题；即以请求原则为基准、为基石。其次，合议组经庭前合议后发现，应当需要依职权引入对涉案专利权利要求的创造性审查，故合议组当庭让双方当事人就涉案专利权利要求的新颖性、创造性问题均充分发表了意见，并将双方当事人意见明确记载于口头审理笔录当中；即合议组对于权利要求2、5、6的创造性问题从实质上来讲满足了听证原则，给予了审查决定对其不利的当事人针对审查决定所依据的事实、理由和证据陈述意见的机会。第三，如上所述，关于涉案专利权利要求1的创造性依职权审查，是不存在任何争议的，即是双方当事人完全可以预料到的；后合议组经审理发现，权利要求2、5、6的附加技术特征也均已被证据1明显公开，请求人对于此点的意见成立，那么在此基础上，对于作为本领域技术人员的当事人来说，对于涉案专利权利要求2、5、6的创造性问题实质上是其在现有证据、口审当庭事实等综合情况的基础上也完全可以合理预料到的，即并没有超出当事人的一个合理预期范围。第四，合议组在认定涉案专利权利要求1、3、4不具备创造性，而涉案专利权利要求2、5、6的附加技术特征又均已被证据1明显公开的情况下，试想如果合议组不对涉案专利权利要求2、5、6的创造性发表意见，也就是说合议组在明确知悉某一专利权明显对社会无益而又不发表任何意见，那么这样做就有悖于专利无效制度的实质，有悖于专利复审委员会对当事人负责、对社会公众负责的能动性行政职责，没有把握好在专利权人的私属权利与社会公众利益之间的平衡天称。最后，试想如果合议组没有对涉案专利权利要求2、5、6的创造性发表意见，作出了涉案专利权利要求1、2、4－6具备新颖性，权利要求1、3、4不具备创造性的审查决定结论，那么在涉案专利权利要求2、5、6的附加技术特征已明显被证据1公开的情况下，可以预想到，请求人势必会再次请求宣告该涉案专利权利要求2、5、6无效，而所使用的现有证据和所审查的事实实际上也会与本次无效宣告请求如出一辙，显然这明显有悖于行政机关的程序节约

　　故基于如上综合考量，合议组最终依职权引入了对涉案专利权利要求2、5、6的创造性审查，并经审理认定涉案专利权利要求2、5、6不具备创造性。

　　在日常审查实践中，经常会出现无法严格契合专利审查指南中所规定的7种依职权审查的情形，这时合议组应当认真思考、综合考量、恰当地把握和运用依职权审查职能，以请求原则为基石、以当事人的合理预期为前提，最大化地寻求专利权人的私属权利与社会公众利益之间的平衡，最恰当地发挥专利复审委员会在专利无效制度中的行政色彩和能动性行政职责。 

(作者：未知，来源：未知)