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浅议Alice Motion在美国专利诉讼中的运用技巧

发布时间:2017-01-16 08:19商业秘密网点击率:

  众所周知,美国联邦最高法院于2014年6月在Alice v.CLS Bank一案中,对软件专利的适格性做出来了重要判决,从此Alice Motion成为软件类和商业方法类专利的杀手,响彻四方。然而,因为Alice Motion成功率的不稳定性,即使是美国本土企业采用此动议时也比较谨慎,更何况一些跨国业务市场份额高速增长的中国企业,其一贯的保守应诉作风使得他们更是极少得在诉讼中尤其是诉讼初始阶段使用Alice Motion来进行案件应对。中兴通讯股份有限公司在面对美国专利诉讼时也跟海内外的其他企业有着一样的顾虑,但在今年的一场诉讼中,中兴大胆地在案件初始阶段使用了Alice Motion并大获全胜。

  一、CAS提起诉讼,初步敲定专利性质

  2016年3月2日,美国专利运营公司Content Aggregation Solution LLC(以下简称“CAS”)以专利被侵权为由,在美国加州南区法院对中兴通讯股份有限公司(ZTE Corp 及 ZTE USA)提起诉讼。涉案产品包括所有装载Google Now Cards功能的安卓系统智能手机和平板。

  中兴知识产权团队依据海外知识产权诉讼应对的常规动作,在短时间内组建了集法律、技术、财务、人力资源等各方专家为一体的应诉团队,以综合成本最低为根本制定案件策略。经过初步的专利分析及与涉诉产品和功能的比对,中兴团队发现涉案专利阐述的东西其实很简单。

  首先我们来说说Google Now。我们都知道,Google Now 是 Google 自 2012 年提出的一项智能服务。它旨在颠覆传统搜索模式的被动性,通过分析你的地理位置、使用习惯和喜好,以卡片形式主动呈现你现在感兴趣的内容。有了Google Now,你的手机会变得更智能。曾经可能需要经历这样的折磨,比如查信息要找浏览器 app、打开搜索引擎、输入搜索内容,然后在几十页眼花缭乱的垃圾结果里挖掘,现在完全不需要了,解锁手机屏幕时,你所需要的信息已经在面前呈现。而涉诉专利的目的就在于此,高效整合搜索信息,之后把这些信息反馈给手持设备,如智能手机,解决手持设备不能在不进行修改的情况下有效组织这些信息的问题。

  这已经非常类似Alice案件的软件类专利,以该专利的其中一个实施例为例:“A client which is capable of interactive communication, and more preferably a hand-held device, may be used to obtain specified kinds of information from the Internet. Requests are sent to a service. The service can be any computer which is capable of receiving requests, reformatting then into a specified form that is required by a web server, sending it, receiving the response, and reformatting that response.” 可以发现该专利是典型的在通用计算机上实现搜索、整合、反馈信息的整个流程的。再仔细翻阅其说明书及相关审查历史,包括权利要求本身,并没有具体说明在远程网站上收集和传输信息是如何实现的,以及返回了什么样的信息,只是抽象地指明收集和传输信息这样一个概念。

  二、分析过往经验,果断确定应诉方案

  根据中兴团队之前就美国专利诉讼历史上著名的Alice案件及相关动议做过的大数据分析研究发现,抽象概念是判断专利是否会落入专利法101条专利适格主题范围的关键。若涉诉专利阐述的是一个抽象概念,我们可以通过提起动议来否决其专利的有效性从而撤案。

  但是,风险也不可避免。比如Alice Motion一旦未被法院批准,公司的谈判地位将会严重被影响。同时,提交动议所需要的律师费用在诉讼初始阶段也是不小的开支。

  最后中兴团队还是决定在严格控制律师费用支出的基础上,结合Mayo两步测试法详细阐述了为何涉诉专利不符合美国专利法101条可专利性的条件:

  1)涉诉专利为关于数据检索和整合的抽象概念,因此落入Alice范畴。

  The ‘155 Patent Is   Directed to the Abstract Concept of Retrieving and Compiling Data and   Therefore Fails under Alice.

  中兴在动议中认为涉诉专利的权利要求只是从多个来源获得数据,并对数据进行汇编,是抽象概念,并且引用了联邦巡回法院在Content Extraction案件中的观点,认为收集、传输和组织信息是抽象概念。

  2)涉诉专利没有满足发明概念。

  The ‘155 Patent Claims Fail to Impose   Meaningful Limitations that Supply “Inventive Concepts”.

  中兴在动议中说明涉诉专利的权利要求只是增加了一些通用的计算机相关的限定,并没有改变传统的常用的元素,更没有导致保护的主题发生了转变以至于得到专利法的保护。

  同时,中兴基于此理由,在动议中要求法院撤销诉讼。随后,其他五个被告,包括LG、索尼等相继跟随中兴的步伐,采用了中兴动议中几乎如出一辙的论点论据,向法院提交了相同诉求。

  三、动议成功通过,费用大幅度节省

  2016年11月29日,法官通过了此动议,裁定涉诉专利不符合美国专利法101条的要求,基于此,批准撤销此案。这可谓是中兴诉讼应战历史上首例以动议形式在地区法院成功撤销案件的例子,在中国众多跨国企业的海外诉讼实践中也极为少见。

  在这六个月的抗辩过程中,中兴大大节省和缩短了正常诉讼程序的时间、成本及人力损耗。普通的应诉程序参见下图($代表费用支出量级):

  我们可以发现六个月的时间必须进行延缓答辩申请、答辩、双方会面及证据开示,而无法在六个月内进行和解的话,证据开示将继续进行,包括专家证人的选聘和参与,还得进行马克曼听证,提交不侵权声明、无效声明及相关反驳答辩,专家证人的选聘和参与,总共至少需要60万美金的开支;若案件最终走到庭审,花销更会大得惊人,且还未将败诉赔偿及IPR无效程序的费用计算在内。而中兴团队在此案件中经历的程序参见下图($代表费用支出量级):

  我们可以发现中兴除了内部的团队组建、专利不侵权分析及相关在先技术搜索比对之外,外部仅经历了延缓答辩申请及最后的动议提交这两个程序,花销少于5万美金。因此,此动议的成功已经节省了至少70万美金。

  同时,因动议在案件初期提交,没有任何额外的证据,双方在和解谈判上的筹码也仅限于动议本身。而原告仍对自己的专利等相关立场非常自信,在第一轮报价结束之后我们提出准备提交动议,原告也仅有金额上的细微改变。随着动议成功案件撤销,他们坐等通过动议失败而大肆提高报价的企图破灭,而中兴也免去了一笔不小的和解许可费用的支出。

  四、回顾与总结

  美国的软件专利与商业方法专利在近二十年来可谓有着一波三折的经历。在美国联邦巡回上诉法院于1998年StateStreet Band and Trust Company v. Signature Financial Group,Inc案中判决了结合软件的商业方法具有专利适格性之后,不但开创了崭新的“方法+电脑(process+computer)”的申请专利模式,也大开方便之门,让商业方法专利与软件专利如水泻地一般横扫各个领域,同时也相对的带动相关的诉讼案件,让专利流氓趁势而起。

  但是从2010年Bilski v Kappos之后,美国联邦最高法院连续在2012年的Mayo V. Promotheus,2013年的Association for Molecular Pathology V. Myriad Genetics以及2014年影响力深远的Alice V. CLS Bank等案件中,不仅让判断专利适格性的101条成为重中之重,也因此让不具备101条专利适格性而被撤销的专利案件从2007年的2件大幅增加到2013年的15件。同时,软件专利人已经观察到此种趋势,大幅减少提起专利案件的数量。

  正当软件专利要被美国法院打击得毫无翻身之地的时候,2016年的Enifh案、Bascom案及MCRO案给Alice时代的美国软件专利带来了一缕曙光,反对针对任何专利特别是软件类专利采取“一棒子打死”的草率态度。

  然而,我们不能单纯依据Alice案和101条运用成功的案件数量来高估或低量软件类专利诉讼案件的未来趋势及使用101条作为应诉策略,因为美国司法大环境下的政策、诉讼和诉讼应对总是需要保持一种微妙的平衡,Alice若继续盛行于诉讼实践,那么,虽然软件类专利诉讼会相应减少,软件类专利权人提起诉讼也会更谨慎,质量也会更高,相应的,我们作为被诉方,虽然应对软件类专利诉讼案件的数量会下降,但运用101条来打击质量高谨慎性高的案件的难度也会加大。退一步讲,软件类专利权人提不提起诉讼也跟被告一贯的应诉风格有关,若被告极少采取101条进行对抗,反之习惯用早期和解来摆平案件,则专利权人并不会惧于Alice时代的影响力。

  因此,我们在CAS案件中对101条的成功运用对我们后续应对软件专利和商业方法专利案件影响深远,不仅可以依据企业特点等实际情况总结出一套性价比最高的方案,也可以在一定程度上控制和预测未来软件类专利案件的走势。根据Mayo两步测试法及结合CAS案件,我们认为除了判断涉诉专利是否满足Mayo两步测试法之外,还得充分认识到基于101条提起动议的时间节点、受理法院及法官风格、原告特点等各方面的优劣势。

  首先,判断涉诉专利是否满足Mayo两步测试法。

  所谓Mayo两步测试法,常规流程如下:

  Step 2A中的自然法则和自然现象是很好判断的,而关于抽象概念联邦最高法院一直未能给出精确概念。但联邦最高法院和巡回法院认为,可以将先前的被发现是抽象概念的案例与需要裁决的涉诉案件进行对比来解决。鉴于此,本案法官接受了我司观点,在与联邦巡回法院在Content Extraction案件的观点比对之后,认为涉诉专利是抽象概念,因为其仅仅是收集、传输和整合数据。

  除了与过往案件进行比对之外,法院还可以通过考虑“权利要求是否意在提升计算机本身的性能,还是计算机只是作为执行抽象概念的工具”来判断是否为抽象概念。比如本案原告引用了Enfish案件中联邦巡回法院的观点,认为其专利关注于对设备(计算机和计算设备)的改进,而不是方法。但是法院认为是否具有可专利性不能取决于权利要求的形式和撰写的艺术,涉案专利是装置权利要求,不是方法权利要求,并不会改变法院的分析。法院认为,涉诉专利的权利要求1是在通用目的的普通计算机组件上实现的,权利要求对如何实现收集和传输信息也没有任何说明,更没有说明预存的指令序列是什么,在远程网站上进行了什么操作,信息是如何获得并从网站上返回的,以及反馈了什么信息。除了理念之外,对专利的目标如何在网络上实现没有提供任何细节,从说明书来看,所主张的设备也只是抽象概念的管道而已。

  另外,在判断是否为抽象概念的时候,还可以考虑权利要求在本质上是否指向了可以用纸和笔来完成的程序或者智力活动。如果可以由人而不需要计算机来完成,则权利要求可能会被认为是抽象概念。

  在Step 2B中我们看到的额外要素其实是指权利要求的组成部分是否涉及或包含发明概念(inventive concept),其本身或组合使得该抽象概念能够变成专利法所保护的客体。在判断是否具有发明概念时,本案的加州法院法官引用了DDR案件,指出DDR案件的权利要求具体指明了如何与互联网进行交互来产生所希望的结果,从而与一般情况下所发生的不同,但是本案并没有颠覆互联网网上通用的事件序列,只是降低了技术复杂度,不足以增加所谓的发明概念,故而无法得到与DDR案件相同的结果,因此不满足发明概念的要求。

  其次,得综合考虑专利案件的其他因素(比如动议提交的时间点、受理法院等)。

  在初步判断涉诉专利可以满足Mayo两步测试法之后,意味着专利拥有了提Alice Motion的条件,即攻击其不可专利性。此时,得再跳出专利本身进行另外的判断,即充分认识到基于101条提起动议的时间节点、受理法院及法官风格、原告特点等各方面的优劣势。

  基于101条挑战专利的有效性作为案件策略其实有三个方法及相应的时间节点和优劣势:

  1)在被诉侵权时提起CBM(covered business method)程序,但是仅限于商业方法相关的专利,如电子交易等;2)基于101条提交撤销案件的动议,即是本案的动议,可以从诉讼起一直贯穿案件的始终。优点在于:如果法院同意了动议,可以尽快解决案件争议;不需要或者只需要少量的证据开示;使得原告更快感受到压力;而不利之处可能在于:法院只是针对请求进行裁定,不允许引用额外的证据;不进行权利要求的解释;法院也可能否决动议,将动议押后审理,比如到案件管理会议时进行,也可能以需要进行权利要求的解释否决动议;3)基于101条提简易判决动议(Motion to Summary Judgment)。优点在于:可以引入证据;已经完成了权利要求的解释,法官更容易在这个阶段撤销案件;缺点在于:相关费用已经开支了,包括马克曼听证,和最花费钱的证据开示;4)基于101条提依据法律判决动议(Judgment as a Matter of Law,以下简称“JMOL”),仅限于庭审之后。但是存在不利的两点:成本基本都已经开支了;法院也基本会拒绝JMOL,因为101条本来在之前的程序中已经被充分考虑了,JMOL会给法院和当事人带来不必要的负担,截止目前所有的基于101条的JMOL都被否决了。

  至于受理法院和法官的风格,也是基于101条向法院提起相关动议的决定性条件。如下图所示,根据美国著名律所Pillsbury Winthrop Shaw Pittman的调研和总结,在最忙碌的几个法院中,特拉华州和加州北区法院更容易批准基于101条的motion,相对而言,德州东区的法院不太愿意批准101条的motion,更倾向于将此动议搁置,继续将其他正常的程序往前走。本案受理法院在加州,且法官是对此类动议非常友好也愿意在诉讼开端就对动议进行批准的法官。

  其实就软件专利与商业方法专利而言,不论在美国或是在其他国家,都是一个争议性的问题。中国专利法并没有专门的条款针对软件的保护,主要涉及软件保护的条款是专利法第二十五条中对“智力活动规则和方法”不授予专利权的规定以及专利法第二十二条对新颖性、创造性和实用性的判定标准。即使产生了以装置形式来保护软件方法的需求,在判断侵权比对之际,产品和方法的模糊界限也让虚拟装置权利要求的应用举步维艰。

  也许此时的我们应该更多得从立法本意出发,比如说正确认识中国立法实践中虚拟装置权利要求产生的原因、其内容的本质,并对“产品”这一概念做与时俱进的理解,会让其应用更顺畅。而类比到美国,我们也要将重点放在基于101条攻击软件专利和商业方法专利时的共性和原则性标准,比如说虽然美国联邦巡回上诉法院大批量得使用101条撤销案件但也相继在这几年通过Enfish案件来肯定软件类专利的可专利性,他们更强调专利整体方案的技术性和对现有技术的改良性。我们可以通过共性和原则性标准,因地制宜得制定案件策略,使案件应对更游刃有余。

 

(作者:曾蕾,来源:知产兴视界)
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