为说明产品功能而正当使用描述性标识的行为不构成侵权

　　被诉侵权人为描述或者说明其产品或者服务的特点而善意合理地使用具备描述性含义的标识的，可以依法认定为正当使用而不构成侵权。该规则既保护商标权人的注册商标专用权，又保障其他经营者描述产品的权利，同时也尊重相关公众对描述性标识的一般认知，从而平衡商标权人、其他经营者及社会公众之间的利益。

　　上诉人（原审原告）：素湃公司

　　被上诉人（原审被告）：减字公司

　　案外人疏博（上海）公司在第25类服装等商品上注册了“全波段”商标，并于2019年许可素湃公司使用。

　　△“全波段”商标注册证

　　减字公司在其经营的防晒衣包装上使用了“全波段防晒”字样。素湃公司认为减字公司的上述行为侵害了其享有使用权的“全波段”商标，故起诉请求判令减字公司赔偿经济损失及合理开支100万元。

　　△被诉侵权产品图

　　减字公司辩称，被诉行为系为了介绍商品功能，属于叙述性使用，且减字公司在使用时同时标注了自有的“蕉下”“BENEUNDER”商标及制造者信息，不会造成混淆，故不构成商标侵权。

　　△减字公司自有商标

　　一审法院认为

　　“全波段”并非素湃公司臆造的词汇。减字公司将“全波段”与“防晒”结合使用并标注“紫外线 红外光 可见光>99%”，意在表达产品的防晒效果，系客观描述其商品特征，且减字公司突出使用了自己的商标。因此，被诉行为不构成对“全波段”商标权的侵害，判决驳回素湃公司的诉讼请求。

　　一审判决后，素湃公司不服，提起上诉。

　　上海知识产权法院二审认为

　　在涉案“全波段”商标注册申请日之前，“全波段防晒”已被广泛用于描述防晒产品的功能，且素湃公司亦将“全波段防晒”作为描述防晒衣功能的词汇使用，“全波段防晒”具备描述防晒功能的含义。减字公司使用的是“全波段防晒”而非突出使用“全波段”，其在“全波段防晒”文字下方对该防晒功能作了进一步解释和说明，亦同时使用了自己的注册商标。综合考虑减字公司上述完整使用行为，该使用方式足以使相关公众将减字公司使用的“全波段防晒”理解为被诉侵权产品的防晒功能，而非据此识别商品之来源，且该使用方式未超出描述、说明商品功能的必要限度，也并不会导致相关公众的混淆、误认，亦非为了攀附素湃公司“全波段”商标的商誉，属于对商品功能的描述性正当使用。减字公司的被诉行为未侵害素湃公司对涉案“全波段”注册商标享有的许可使用权。据此，判决驳回上诉，维持原判。

　　商标法第五十九条第一款规定，注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。上述法律规定系商标法对注册商标专用权的限制，其立法基础在于合理平衡商标权人、其他经营者及社会公众之间的利益。

　　当注册商标中含有本商品的通用名称或者直接表示商品质量、主要原料、功能等具有描述性含义的标识时，该描述性含义或称“第一含义”应属于公共资源，任何人均有权使用。当商标权人赋予该标识“第二含义”从而使其能够起到区别商品或者服务来源的作用时，社会公众让渡一部分利益给商标权人，商标权人得以取得商标专用权。但利益的让渡并非没有限度，商标权人仅有权禁止其他人在“第二含义”上使用该标志，而无权禁止他人在“第一含义”层面进行正当使用。商标侵权诉讼中，被诉侵权人提出描述性正当使用抗辩的，应从客观方面（被诉侵权标识是否具有描述性含义、被诉行为是否使用该描述性含义、该使用行为是否超出合理必要限度、是否会造成相关公众混淆）以及主观方面（被诉侵权人的使用是否出于善意）综合判断被诉侵权人使用涉案标识的行为是商标侵权行为，还是属于正当使用行为，以合理界定注册商标专用权的保护范围，实现商标专用权和公共利益之间的平衡。

　　结合本案，评析如下：

　　一、“全波段防晒”具有描述性含义

　　一般而言，当某一词汇被辞典、工具书等收录为固定词汇，或被相关公众在某一含义上普遍使用时，可认定该词汇具备描述性含义。根据本案证据，自1999年起至涉案“全波段”商标注册申请日之前，诸多防晒产品的经营者、消费者及相关营销人员、研究人员等已广泛使用“全波段防晒”作为描述防晒产品的功能，且素湃公司自身亦将“全波段防晒”作为描述防晒衣功能的词汇使用，故“全波段防晒”具备描述防晒功能的含义，素湃公司无权禁止他人正当使用该词汇的描述性含义。

　　二、减字公司的被诉行为属于对“全波段防晒”的描述性使用

　　素湃公司以减字公司使用的“全波段防晒”位置居中且字号较大为由认为该使用方式构成商标性使用。虽然被诉标识的使用位置、大小系判断是否为商标性使用的因素之一，但并非充分条件，亦非必要条件，关键仍在于被诉标识是否被相关公众用于识别商品或者服务来源。减字公司在其使用的“全波段防晒”文字下方以较小的字号注明“紫外线 红外光 可见光>99%”“高针高密织造，无惧光线穿透，超强防晒效果，抵抗肌肤光老，全面保护肌肤”等内容，系对防晒功能的进一步解释和说明，结合减字公司同时在产品包装上明确标注了其自有商标的事实，该使用方式足以使相关公众将减字公司使用的“全波段防晒”理解为被诉侵权产品的防晒功能，而非据此识别商品来源。

　　三、减字公司对“全波段防晒”的使用未超出合理必要限度，不会造成混淆

　　对描述性标识的使用是否合理、适当，取决于该使用方式是否为描述商品特点的一般方式、是否容易造成相关公众的混淆误认。减字公司使用的是具备描述防晒产品功能含义的“全波段防晒”，并未突出“全波段”三字，且在下方注明了对该功能的说明性文字，还同时使用了其自有商标，故该使用方式未超出描述、说明商品功能的必要限度，也并不会导致相关公众的混淆、误认。

　　四、减字公司使用“全波段防晒”的行为属于善意使用

　　被诉侵权人使用描述性标识应系出于说明或者客观描述商品特点的目的，而不能出于攀附他人商标知名度的目的。一般而言，若系善意使用描述性标识的“第一含义”，一般不会导致相关公众发生混淆。反之，若恶意利用商标标识的描述属性，刻意模糊其“第一含义”与“第二含义”间的界限，则会有导致相关公众发生混淆的可能性。在缺乏直接证据证明被诉侵权人的主观状态时，可根据被诉使用行为的具体方式、是否具备混淆可能性等客观因素来对其主观状态进行评判。本案中，综合考虑减字公司的完整使用行为，可以认定减字公司使用“全波段防晒”在主观上是为了表明产品的防晒功能，而非为了攀附素湃公司“全波段”商标的商誉。

　　综上所述，减字公司使用“全波段防晒”系对商品功能的描述性正当使用，未侵害素湃公司对涉案“全波段”注册商标享有的许可使用权。