（宁波）原告慈溪市诺曼电子科技有限公司与被告慈溪市金焰烟具有限公司侵害外观设计专利权纠纷案一审民事判决书

浙江省宁波市中级人民法院

民事判决书

（2014）浙甬知初字第120号

　　原告：慈溪市诺曼电子科技有限公司。
　　法定代表人：漆仕勋。
　　委托代理人：戴晓翔。
　　被告：慈溪市金焰烟具有限公司。
　　法定代表人：沈杰煌。
　　委托代理人：张炳生。
　　委托代理人：徐良江。
　　原告慈溪市诺曼电子科技有限公司（以下简称诺曼公司）为与被告慈溪市金焰烟具有限公司（以下简称金焰公司）侵害外观设计专利权纠纷一案，向本院提出诉前证据保全申请，本院于2014年5月8日作出（2014）浙甬保字第14号民事裁定，并于2014年5月14日采取了证据保全措施，原告于2014年5月26日向本院起诉，本院于同日受理后，依法组成合议庭，于2014年7月30日公开开庭进行了审理。原告诺曼公司的委托代理人戴晓翔，被告金焰公司的委托代理人张炳生、徐良江到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
　　原告诺曼公司诉称：原告的法定代表人漆仕勋是专利号为zl20123030××××.7，名称为“打火机（nbm-x1）”的外观设计专利权人，该专利于2012年12月12日被授权公告，专利权人按时交纳年费。根据国家知识产权局出具的《专利权评价报告》，该专利稳定可靠，应受法律保护。原告系独占许可实施涉案专利的利害关系人，有权对侵权行为提起诉讼。被告制造、销售、许诺销售的一款打火机涉嫌侵害涉案专利权，原告向法院申请了诉前证据保全，法院依法保全了被控侵权产品。经比对，被控侵权产品与涉案专利具有同样的外观：均为长方体形状，上方五分之一为机头部分，下方五分之四为储气罐部分，机头风罩的顶面与侧面之间的过渡面有一缩口凹槽，侧面有三个斜向排列的椭圆形孔，前面有两个竖向并列的椭圆形孔，尤其是风罩两侧的底部有一横向突出部，使得风罩呈现l型，改变了风罩与按键和储气罐结合部位的形状，因此，两者相同或实质相同，被控侵权产品属于落入专利权保护范围的设计方案。被告未经许可以生产经营为目的制造、销售、许诺销售被控侵权产品，侵害了涉案专利权，使原告遭受经济损失，应承担侵权法律责任。为此，原告请求判令：一、被告立即停止侵害原告独占许可实施的专利号为zl20123030××××.7，名称为“打火机（nbm-x1）”的外观设计专利权的行为，即立即停止制造、销售、许诺销售落入该专利权保护范围的打火机；二、被告销毁制造的侵权产品、半成品及制造侵权产品的专用模具；三、被告赔偿原告经济损失30万元，赔偿原告为维权支出的合理费用2万元。
　　被告金焰公司辩称：一、被告已经依法向国家知识产权局提出了无效宣告申请，请求中止本案的审理；二、原告指控被告侵害了涉案专利权，没有依据，被告制造、销售的产品实施的系现有设计，未侵害涉案专利权；三、原告在侵权指控的理由中认为被告的产品和原告的专利相同或者实质相同，被告认为系指控不明，相同侵权和相似侵权是两个不同判断，二者不能混淆，更不能同时提出；四、原告诉请赔偿其经济损失30万元和制止侵权的合理费用2万元，没有证据支持。综上，请求驳回原告的诉讼请求。原告诺曼公司为证明其诉称理由，提供了以下证据第一组证据1.专利号为zl20123030××××.7、名称为“打火机（nbm-x1）”的外观设计专利证书；2.专利年费收据；3.专利登记簿副本；4.专利权评价报告；5.专利实施许可协议；第一组证据拟证明涉案外观设计专利经国家知识产权局授权公告，专利权人按时交纳年费，该专利合法、稳定、有效。第二组证据6.被告销售被控侵权产品的说明；7.专利号为zl20133011××××.4、名称为“打火机（一）”的外观设计专利；8.被控侵权产品一个；第二组证据拟证明被控侵权产品的外观造型，其形状与涉案专利相同或实质相同，落入专利权的保护范围，被告实施了制造、销售、许诺销售被控侵权产品的行为，且被告将被控产品申请了外观设计专利，该在后申请的专利与原告主张的专利具有同样的造型。第三组证据9.被告的主体身份信息，拟证明被告具备被诉主体资格。#p#分页标题#e#
　　被告对原告上述证据的质证意见为：对第一组证据的1-3无异议，对证据4的真实性、合法性无异议，关联性有异议，认为不能证明涉案专利稳定，被告已向专利复审委提出无效申请，且提出了现有设计抗辩，对证据5的形式真实性无异议，内容有异议，该协议未经备案，不能证明合同的内容已经真实实施；对第二组证据的6、8的真实性、合法性、关联性均有异议，销售被控侵权产品的说明属于证人证言范畴，证人应当出庭作证，这里无法看出胡坤均是谁，是什么身份，打火机实物来自于何处无法得到证明，对证据7无异议，认可该专利权人裘慈波系被告法定代表人沈杰煌的配偶；对第三组证据无异议。被告为证明其辩称理由，提供了以下证据
　　第一组证据1.涉案专利无效宣告请求受理通知书，拟证明被告对涉案专利的无效申请已经由国家知识产权局受理。第二组证据2.1190792号日本外观设计专利；3.zl201120557277.5号实用新型专利；4.zl20113031××××.7号外观设计专利；第二组证据拟证明被控侵权产品实施的是现有设计。第三组证据5.zl2007301522705号外观设计专利；6.zl201030233123.2号外观设计专利；7.zl201030289428.5号外观设计专利；8.zl201130118155.2号外观设计专利；9.zl20113047985.2号外观设计专利；第三组证据拟证明被控侵权产品机头与储气罐集合处“l”型设计系现有设计中的惯常设计。第四组证据10.zl200930121261.9号外观设计专利；11.zl200930144879.7号外观设计利；12.zl200930144881.4号外观设计专利；13.zl200930203340.4号外观设计专利；14.zl200930286300.0号外观设计专利；第四组证据拟证明被控侵权产品喷火嘴左侧竖向双椭圆形出气孔系现有设计中的惯常设计。第五组证据15.zl2004300553789号外观设计专利；16.zl2005301156218号外观设计专利；17.zl2009300052970号外观设计专利；18.zl201030509439.x号外观设计专利；19.zl201030289429.x号外观设计专利；第五组证据拟证明被控侵权产品喷火嘴左右两侧斜向三个椭圆形出气孔系现有设计中的惯常设计。
　　原告对被告上述证据的质证意见为：对证据1的真实性无异议，对第二组证据至第五组证据中我国专利的真实性认可，日本专利的真实性无法核实，且第二组证据的三项专利与涉案专利存在实质区别，在检索报告中已经引述了zl20113031××××.7号外观设计专利，涉案专利的稳定性没有影响，被控侵权产品和涉案专利相同，和现有设计不同；第三组至第五组证据的证明内容不成立，惯常设计必须是一个产品或者一个部件，不是指某个产品当中的设计元素，也不是各种设计元素的组合。
　　根据原告申请，本院于2014年5月14日对被告采取了诉前证据保全措施，制作了保全笔录，提取被控侵权打火机2只，出具扣押清单，并对被控侵权产品进行拍照、拍摄、清点，原告对上述证据的真实性、合法性、关联性均无异议，拟证明被告实施了制造、销售、许诺销售被控侵权产品的行为；被告对上述证据无异议。根据上述举证、质证及庭审陈述，本院对原、被告证据的认证意见如下：对原告提供的第一组证据的1-3，被告无异议，本院予以认定，对证据4的真实性本院予以认定，能否证明原告的证明内容，本院将结合被告的现有设计抗辩理由在说理部分进行阐述，对证据5，因有双方的签字或盖章，被告不能提出反证，本院对其真实性予以认定，可以证明原告与涉案专利权利人订立《独占实施许可合同》，是涉案专利的利害关系人，可作为本案适格主体提起诉讼；第二组证据7系证人证言，证人未出庭作证，本院对其真实性不予认定，证据8的打火机实物系原告单方提供，其来源不明，对其真实性本院不予认定，对证据7本院予以认定，可以证明被告法定代表人沈杰煌的配偶裘慈波系zl20133011××××.4号外观设计专利的专利权人；对第三组证据被告无异议，本院予以认定。对被告提供的第一组证据本院予以认定，可以证明涉案专利的无效申请已经由国家知识产权局受理，对被告提供的第二组证据，因被告在庭审中明确将证据3、4作为现有设计的比对材料，证据2不作为现有设计的比对材料，原告对证据3、4的真实性无异议，故本院对证据2不予认定，对证据3、4的真实性予以认定，至于能否证明被告的证明内容将在说理部分进行阐述；对被告提供的第三组至第五组证据，因反映的都是某一项设计要素，而被控侵权产品包含了这些设计要素的多项组合，故对第三组至第五组证据，本院不予认定。对本院保全的证据，因原、被告双方均无异议，本院予以认定。根据上述认证及当事人庭审陈述，本院认定以下事实原告诺曼公司的法定代表人漆仕勋于2012年7月9日申请名称为“打火机（nbm-x1）”的外观设计专利，并于2012年12月12日获得授权公告，专利号为zl20123030××××.7，该专利至今有效。该外观设计授权公告载明该外观设计专利的主视图、左视图、右视图、后视图、俯视图、仰视图和立体图。2014年2月1日，漆仕勋与原告签订《专利实施许可合同》一份，约定：漆仕勋以独占方式许可原告实施该外观设计专利，合同的有效期限为2014年2月1日至2017年2月1日，专利许可费不低于50万元／年。2014年2月13日，国家知识产权局出具《外观设计专利权评价报告》，在报告中使用了授权公告号为cn301970165s，即专利号为zl20113031××××.7、名称为“防风打火机”的外观设计专利作为对比文件，并在比对的基础上对该专利作出初步结论全部外观设计未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。2014年5月14日，根据原告的诉前证据保全申请，本院到被告处进行了证据保全，在被告样品间发现型号为y1的被控侵权产品两盒共10只，本院依法提取被控侵权产品2只，并进行了清点、拍照、拍摄。#p#分页标题#e#
　　庭审中，将被诉侵权设计与涉案外观设计专利进行比对，原告认为二者相同，被告认为被诉侵权设计的储气罐表面被图案覆盖，而涉案专利没有体现，会使普通消费者对整体视觉效
　　果产生影响，二者既不相同也不相近似。被告提出现有设计抗辩的材料是专利号为zl20113031××××.7、名称为“防风打火机”的外观设计专利（授权公告日为2012年6月27日）和专利号为zl20112033××××.5、名称为“一种多功能打火机”的实用新型专利（授权公告日为2012年6月6日），该两份文件体现的打火机外观设计形状相同，只是储气罐是否覆盖图案存有区别。将被诉侵权设计与上述现有设计进行比对，原告认为区别主要体现在风罩上，二者既不相同也不相近似，被告认为二者差别主要是通气孔的个数和风罩是否存在l型，这些属于细微差别，也是惯常设计，被控侵权产品与现有设计实质相同。另查明，被告于2010年2月10日成立，系一人有限责任公司，注册资本550万元，经营范围为：烟具、五金配件、塑料制品制造、加工；打火机组装；自营和代理货物和技术的进出口。被告法定代表人沈杰煌的妻子裘慈波于2013年4月17日申请了专利号为zl20133011××××.4、名称为“打火机（一）”的外观设计专利，该外观设计专利与涉案专利体现的产品形状相同。本院认为，原告与专利权人漆仕勋订立了《专利实施许可合同》，在合同的有效期限内依法独占许可实施专利号为zl20123030××××.7，名称为“打火机（nbm-x1）”的外观设计专利，该专利现处有效期内，专利权受法律保护。原告是涉案专利的利害关系人，有权就侵权行为单独提起诉讼。被告向本院提起中止审理的申请，认为在答辩期内已对涉案专利向国家专利复审委员会提起了无效申请。本院认为，根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第九条的规定，人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院应当中止诉讼，但具备下列情形之一的，可以不中止诉讼：（一）原告出具的检索报告未发现导致实用新型专利丧失新颖性、创造性的技术文献的。本案中，虽然被告已提起无效申请，但同时被告也提出了现有设计抗辩，且原告提交的《外观设计专利权评价报告》作出了初步结论，认为涉案专利未发现不符合授予专利权条件的缺陷，故对本案不予中止审理，被告的该项申请不符合法律规定，本院予以驳回。
　　本案争议的焦点之一是被诉侵权设计是否落入了涉案专利的保护范围。根据法律规定，外观设计专利权的保护范围是表示在专利授权文件中的外观设计图片或照片中的该产品的外观设计。判断外观设计专利侵权的原则和观察方式及标准应该是以一般消费者的知识水平和认知能力进行观察，根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断，对被诉侵权设计与授权外观设计是否在整体视觉效果上无差异或无实质性差异进行比对。庭审中将被诉侵权设计与涉案外观设计专利进行比对，二者均为长方体形状，上方五分之一为机头部分，下方五分之四为储气罐部分，机头风罩的顶面与侧面之间的过渡面有一缩口凹槽，两侧有三个斜向排列的椭圆形孔，左侧有两个竖向并列的椭圆形孔，尤其是风罩两侧的底部有一横向突出部，使得风罩呈现l型，改变了风罩与按键和储气罐结合部位的形状；二者的区别在于按压式点火开关上的图形、底部图形不同，风罩上标注的型号不同，被控侵权产品储气罐被图案覆盖。本院认为，涉案外观设计专利的设计要点是打火机的形状，被控侵权产品的整体形状与涉案外观设计专利相同，上述差别相对细微，或并非涉案专利保护的范围，从整体视觉效果进行综合判断，被诉侵权设计和涉案的外观设计专利无实质性差异，两者构成近似，被诉侵权设计落入了涉案专利权的保护范围。#p#分页标题#e#
　　本案的争议焦点之二是被告提出的现有设计抗辩能否成立。被告提出现有设计抗辩的材料是专利号为zl20113031××××.7、名称为“防风打火机”的外观设计专利（授权公告日为2012年6月27日）和专利号为zl20112033××××.5、名称为“一种多功能打火机”的实用新型专利（授权公告日为2012年6月6日），这两份专利授权公告日均早于涉案专利的申请日，符合现有设计抗辩的形式要求，且这两项专利体现的打火机外观设计形状相同，只是储气罐是否覆盖图案存有区别。将被诉侵权设计和现有设计材料进行比对，二者的相同之处在于机头和储气罐的分布和比例相同，储气罐形状相同，机头风罩的顶面与侧面之间的过渡面有一缩口凹槽；不同之处在于：机头和储气罐的结合部位设计不同，被控侵权产品为l型，现有设计为“一”字形；点火器左侧及两侧的气孔形状和排列方式不同，被诉侵权设计两侧有三个斜向排列的椭圆形孔，左侧有两个竖向并列的椭圆形孔，现有设计两侧有两个斜向排列的椭圆形孔，左侧有三个横向排列的孔，从上到下依次变大；点火开关上的图形、底部图形不同；点火嘴处的设计不同。本院认为，由于打火机的外形近似长方体，上部机头下部储气罐的布局及按压式点火开关的设计均是打火机领域常见的设计，上述相同点对整体视觉影响较小，对一般消费者而言，会更关注产品的机头部位及机头与储气罐结合部位的具体形状变化，特别是机头部分设计的变化更易引起一般消费者的关注。将被诉侵权设计和现有设计进行比对，区别点主要体现在机头部位和机头、储气罐的结合部位，二者在此部位的设计差别明显，因此，对一般消费者而言，以上差别足以对外观设计的整体视觉效果产生显著影响。此外，涉案专利由国家知识产权局作出了专利权评价报告，报告中亦引用了专利号为zl20113031××××.7、名称为“防风打火机”的外观设计专利（授权公告日为2012年6月27日），此为现有设计抗辩的材料之一，国家知识产权局在该评价报告中作出的初步结论是：全部外观设计未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。据此，被告提出的现有设计抗辩不能成立，本院不予采信。
　　综上，本院保全时在被告的样品间发现了被控侵权产品，被告亦认可曾经制造过被控侵权产品，结合被告法定代表人妻子也曾在涉案专利授权公告之后就同样形状的产品申请过外观设计专利，本院认定被告存在制造、销售、许诺销售被控侵权产品的行为。被告未经原告许可，制造、销售、许诺销售落入涉案专利权保护范围的产品，侵害了原告独占许可实施的涉案外观设计专利权，应当承担停止侵权的责任。此外，原告要求被告销毁已生产的侵权产品及制造侵权产品的模具与其他设备，因保全时，原告并未申请查封被控侵权产品，且原告并未提供证据证明被告仍有侵权产品库存及具有制造侵权产品的模具与其他设备，故对原告的该部分诉讼请求，本院不予支持。至于赔偿责任，原告要求以法定赔偿方式判令被告赔偿其经济损失30万元，及为制止侵权行为所支付的合理开支2万元；因原告未提供其因被告侵权所受到的损失或被告因侵权所获得的利益的确切依据，本院按照涉案专利权的类别、被告侵权的性质和情节等因素酌定赔偿数额。主要考虑到以下因素：涉案专利系外观设计专利，于2012年6月获得授权公告，其设计要部主要在机头部分；被告存在制造、销售、许诺销售三种侵权行为；被告系有限责任公司，具有一定生产经营规模；原告为制止侵权行为支付了一定的合理开支，本院酌情确定被告赔偿数额为6万元（包括原告为制止侵权行为所支付的合理开支）。
　　依照《中华人民共和国民法通则》第一百一十八条、《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第五十九条第二款、第六十五条、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十条、第十一条之规定，判决如下一、被告慈溪市金焰烟具有限公司立即停止侵害原告慈溪市诺曼电子科技有限公司独占许可实施的专利号为zl201230303488.7，名称为“打火机（nbm-x1）”的外观设计专利权的行为，即立即停止制造、销售、许诺销售落入该专利权保护范围的打火机；二、被告慈溪市金焰烟具有限公司赔偿原告慈溪市诺曼电子科技有限公司经济损失6万元（包括原告为制止侵权行为所支付的合理开支），于本判决生效后十日内付清；三、驳回原告慈溪市诺曼电子科技有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条及相关司法解释之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息（加倍部分债务利息=债务人尚未清偿的生效法律文书确定的除一般债务利息之外的金钱债务×日万分之一点七五×迟延履行期间）。案件受理费6100元，由原告慈溪市诺曼电子科技有限公司负担2478元，被告慈溪市金焰烟具有限公司负担3622元。如不服本判决，原、被告可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状一式四份，上诉于浙江省高级人民法院［上诉案件受理费6100元（具体金额由浙江省高级人民法院确定，多余部分多退少补），应在提交上诉状时预交，款汇浙江省高级人民法院，户名：浙江省财政厅非税收入结算分户，账号19000101040006575401001，开户银行：农行杭州市西湖支行。上诉期满七日后仍未交纳的，按自动撤回上诉处理］。审判长宋妍 #p#分页标题#e#

　　代理审判员          邓梦甜
　　人民陪审员          陈莉莉
　　人民陪审员          杨勇斌
　　人民陪审员          李宝甫
　　二〇一四年十一月十二日

　　    代书记员              黄   琼

　　适用法律一、《中华人民共和国民法通则》第一百一十八条公民、法人的著作权（版权）、专利权、商标专用权、发现权、发明权和其他科技成果权受到剽窃、篡改、假冒等侵害的，有权要求停止侵害，消除影响，赔偿损失。二、《中华人民共和国专利法》第十一条第二款外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。第五十九条第二款外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。第六十五条侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。
　　三、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十条人民法院应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，判断外观设计是否相同或者近似。第十一条人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；对于主要技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑。下列情形，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响（一）产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位；（二）授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征。被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，人民法院应当认定两者相同；在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似。
(作者：未知，来源：互联网)