分包方专利侵权总包方深受牵连案例

原告：深圳某公司

被告：中铁××局

案由：专利侵权纠纷

基本案情：2012年4月原告深圳某公司向A市中级人民法院提起诉讼称，其是“三维排水联接扣装置”的合法专利权人，2012年2月发现被告中铁某局在S铁路项目C段施工中未经其许可使用了该专利产品，涉及产品共计约20000个，被告的行为构成专利侵权。遂请求法院判令被告停止侵权行为，并赔偿其经济损失14万元及为维权而支付的合理开支2.84万元。

被告中铁某局认为，其已将C段路基绿化防护工程分包给安徽某园林公司施工，双方签订的《专业分包协议》明确约定该管段材料由安徽某园林公司负责采购，合同单价表中就包括原告诉称的三维排水联接扣。据此被告以安徽某园林公司与本案有利害关系为由，申请法院追加其为第三人。同时被告辩称，其没有直接购买涉嫌侵犯原告专利权的产品，因而不是本案适格的被告；其使用的被控侵权产品来源合法，即使构成侵权也依法不应承担赔偿责任。

审理和判决结果：一审法院认为，原告作为合法有效的专利权人，其权利应受法律保护。被告中铁某局作为涉案工程的总承包方，应就整个工程中使用的产品承担责任。被告中铁某局在工程项目中使用的“联接扣”完全落入了原告专利权保护范围，构成了对原告专利权的侵害，原告起诉中铁某局并无不妥。被告与安徽某园林公司之间存在专业分包关系，与本案诉争的法律关系非系同一，不是必要的共同诉讼，所以申请追加安徽某园林公司为第三人的请求不予支持，其可在承担本案责任后按照双方之间签订的分包合同约定再行向案外人安徽某园林公司主张。至于被告认为被控侵权产品有合法来源，不应承担赔偿责任，因被告未能提交相应证据予以证明，因此不予采信。综合相关事实，一审法院判决被告立即停止侵权行为，向原告支付经济损失5万元，并赔偿原告维权所支出的合理费用1.7万元，承担诉讼费用2000元。

被告不服一审判决，向省高级人民法院提起上诉，二审驳回上诉，维持原判。

经验教训总结：虽然法院部分判决内容值得商榷，但该案反映的问题值得思考和总结。本案主要涉及两个问题：一是中铁某局的行为是否侵犯了深圳某公司的专利权；二是中铁某局是否应当承担侵权赔偿责任。

《专利法》第十一条规定，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。本案中，分包方安徽某园林公司负有承担购货、确保施工质量的责任，其未经专利人许可在路基施工过程中使用了原告的专利权产品，当属侵权行为。中铁某局虽未直接采购涉嫌专利侵权的产品，但作为总承包方应对整个工程中使用的产品承担责任，中铁某局有权利也有义务对分包方所进产品进行质量、知识产权等进行全面的监督、管理和把关，所以中铁某局同样构成专利侵权。但构成专利侵权，行为人并不当然承担民事赔偿责任，依据《专利法》第七十条规定，为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。本案中，法院判决被告中铁某局承担赔偿责任的主要原因在于分包方安徽某园林公司采购产品时未保留相应的证据，致使被告中铁某局无法提供相应的购货凭据，如产品销售合同、进货单、销售发票等证据证明被控侵权产品具有合法来源。#p#分页标题#e#

本案反映，项目部在分包、采购或租赁等活动中，有可能使用侵犯他人专利权的产品。为预防专利侵权风险，维护企业合法利益，有效避免专利侵权，各单位应注意以下几点：

1.加强对知识产权知识的学习，提高知识产权保护意识，在生产经营活动中，注意对自有知识产权情况进行主动保护，及时发现并制止我方被侵权情况发生。

2.维护自身权利的同时尊重他人的知识产权，避免侵犯他人合法权益。在物资采购、设备使用等各种经营活动中容易采购或使用到未经专利权人授权的产品而发生侵犯他人专利权等情况。因此，项目部要谨慎使用不属于合同相对方知识产权的产品，尤其是在采购合同中，在选择合同相对方时要选择实力较强、信誉良好的企业，注意在投标资格预审或签订合同前要求提供其作为专利所有权人的有效证明资料，做好提前防范工作，避免我方因疏忽造成侵权；同时决不能在明知是专利侵权产品情况下仍购买或使用。

3.做好风险预防工作，充分运用合同条款保护自身权利。在签订分包、采购或租赁合同时，要注意从合同条款上要求对方当事人对相关知识产权的合法使用负责，要明确合同相对方应承担相应的侵权责任，做到充分运用合同条款维护企业合法权益。

4.要加强对分包队伍或出租方提供的产品、设备来源和质量的监督检查，对自己购买的产品应妥善保留相应的证明材料，如买卖合同、进货单、销售发票、汇款凭证等。

5.发现专利侵权情况后，及时妥善处理。各单位如发现采购或使用的产品涉嫌专利侵权，应给予高度重视，及时解除合同或更换侵权产品；如因工期紧张或其他工程需要等原因无法解除合同或停用、更换侵权产品的，应停止支付合同价款或要求合同相对方提供担保，避免我方因合同相对方的侵权行为造成损失。