2015年泉州法院知识产权司法保护十大典型案例7

　　案件七

　　商标所有权人应注意商品商标与服务商标的使用界限

　　——原告石狮市门萨餐饮管理有限公司与被告潘毓新、第三人郑新娇侵害商标权纠纷案

　　【案情】

　　第三人郑新娇于2007年3月29日在福州市鼓楼区达明路38号开设福州市鼓楼区水舞功夫冷热饮店，并开始使用“”商标。2010年3月28日，上述商标获准注册，核定服务项目为第43类咖啡馆、自助餐厅、饭店、快餐馆、酒吧、茶馆、柜台出租、餐厅，注册号为第6133495号。2013年3月12日，郑新娇许可被告潘毓新使用该商标。

　　2009年5月15日，被告潘毓新通过加盟的形式成为“水舞功夫”的连锁门店，并于2009年8月27日在晋江市青阳街道泉安路交叉路口阳星大厦一楼6号店开设晋江市青阳万兴茶饮店经营冷饮，门店名称“水舞功夫”。

　　2013年7月14日，案外人骆聪明获准注册第10792968号“水舞功夫 SHUIWUGONGFU”商标，核定使用商品为第32类啤酒，可乐，酸梅汤，蒸馏水（饮料），饮料制作配料，汽水制作配料，矿泉水配料，纯净水（饮料），苏打水，果昔。2014年4月30日，骆聪明排他许可原告石狮市门萨餐饮管理有限公司在核定使用的全部商品上使用“水舞功夫 SHUIWUGONGFU”商标。

　　原告诉称，其生产的“水舞功夫 SHUIWUGONGFU”奶茶经过长期使用，在泉州已具有一定知名度。被告在明知原告“水舞功夫”奶茶具有一定知名度的情况下，故意在其销售的产品上使用“水舞功夫”字样，构成商标侵权，请求判令被告停止侵权并赔偿损失。

　　晋江法院认为，原告关于被告的行为构成商标侵权的主张不能成立，判决驳回原告的诉讼请求。

　　该案宣判后，原告不服提起上诉，二审过程中，原、被告达成调解协议，门萨公司及郑新娇承认对方的注册商标专用权，各自在自己经核准注册的范围内规范使用各自的注册商标，不自行改变注册商标的文字、图形、颜色或其组合，不超出核定使用的商品或是服务范围使用商标。

　　【评析】

　　商标按照识别对象不同，可分为商品商标与服务商标，二者的权利边界看似泾渭分别，但当服务商标使用的载体或者提供服务的结果表现为商品时，服务商标与商品商标便可能产生权利冲突。在判断服务商标是否侵害商品商标时，应当区分服务商标的使用行为是在商品提供过程中的使用，还是在服务提供过程中的使用，如果是前者，则按照消费者是否混淆误认的标准判断是否构成侵权；如果是后者，则还要考虑被控侵权人的主观状态，如果不存在搭便车的故意，即使存在消费者的混淆，也应通过要求被控侵权人规范使用的方式消除消费者的混淆状态。本案被告在店招、店内装璜、名片使用第三人注册的许可其使用的服务商标，是为了将其与其他奶茶店或饮品店区别开来，并非为了识别相应的饮料产品。被告提供的饮品主要是手摇奶茶，是现做现卖的，虽然饮料杯子上有“水舞功夫”字样，但由于饮料属于液体，必然需要相应的容器，饮料杯子属于必需的服务用品，是被告提供饮品服务的组成部分。因此，被控侵权行为属于被告提供饮品服务过程中的使用，不是商品生产销售过程中的使用，没有超出第三人享有的“”服务商标核定的服务范围，是对服务商标的合法使用。第三人的服务商标“”注册在先，也使用在先，且有较高的知名度，即便被告所销售的奶茶是商品，被告及第三人也具有在先使用权。相关公众不会对被告所提供服务产生来源于原告的误认，也不会认为其来源与原告注册商标核定使用的商品具有特定的联系。