欧美判例翻译（上）

　　编者按：

　　本案系关于以“glee”作为电视剧名字是否享有专有权利的纠纷。Roger Wyand 先生作为高等法院暂委法官，根据1994年英国商标法第10条第2款（b）项及第10条第3款，认定被告福克斯公司侵犯原告CEL商标专用权，但未构成假冒商标。之后被告福克斯公司及原告CEL对此判决分别提出上诉及反上诉。本案的争议焦点即混淆可能性的认定，及商标侵权的认定条件。

　　Comic Enterprises Ltd

　　v.

　　Twentieth Century Fox Film Corporation

　　（漫画企业有限公司诉21世纪福克斯有限公司）

　　案例编号：A3/2014/3075 & 3076

　　上诉法院（民事庭）

　　2016年2月8日

　　前次审判：女法官Arden 大法官Kitchin 和大法官Lloyd Jones

　　大法官Kitche发表以下意见：

　　介绍

　　这是由皇家法律顾问Roger Wyand 先生担任高等法院暂委法官时，对2014年4月10日的上诉2014年7月24日的反诉的判决。此诉讼针对于关于是否有以“glee”作为电视剧名字权利的纠纷。

　　原告（“CEL”）在英国经营数家娱乐会场。这些娱乐场所普遍以单口相声作为表演形式，但是自2002年以来，它也引入了直播、录制音乐、夜总会和歌舞娱乐。截至各方所接受的该诉讼的相关日期2009年底，CEL共有两个会场，一个于1994年开设于伯明翰，另外一个于2001年开设于加迪夫。2010年4月，CEL在牛津开设了第三个会场，并于2010年9月在诺丁汉开设了第四个会场。

　　CEL是英国第2200698号注册商标（该商标）的所有者。这个注册商标一共有两种设计商标，如下所示：

　　每个设计包括以特定字体书写的“the glee CLUB”词组，并置于聚光灯束下。该诉讼因两个涉案标记间没有区别而被受理。

　　该商标于2001年注册，用于25类和41类的产品与服务，但根据2014年6月24号的判决，因商标自2006年4月21日起未完全有效使用，所以其在41类的以下服务受到限制：

　　现场喜剧服务；夜总会及酒店娱乐；音乐厅服务；提供直播和录制音乐；舞蹈；提供喜剧和音乐娱乐设施；提供现场演出和话剧，播放录音制品。“

　　截止2009年底，CEL将商标在与经营业务有关服务上进行了充分的使用；而伯明翰和卡迪夫场使用的外部标志相对于相关商标而言即使不完全相同，看起来也非常相似。

　　用于牛津会场的外部标牌是非常不同的，看起来是：

　　可以看出，聚光灯已被移除；相对于单词“glee”，单词“the”的尺寸减小了。此外，单词“club”在夜晚几乎是不可见的，如下图所示：

　　诺丁汉会场上方的标识也有所不同。它由简单的单词“glee”组成，而词组“café glee”则以另一种标记形式出现在门的两侧。会场看起来是这样的：

　　从会场营业开始，每个会场都对该商标进行了充分的使用。但应该指出，每个会场的背景装饰均为10英尺高的字母书写的单词“glee”，如下图所示：

　　此外，CEL已使用单词“the Glee Club”，通常是单独使用单词“glee”发展其业务。例如，它的促销电子邮件被称为“Gleemails”；相关业务通过网站www.glee.co.uk发布；并且，自2009年2月，它已经注册了一个Twitter帐户“@theGleeClub”。

　　CEL的经营已经非常成功。董事及独立股东Frederick Tughan先生解释说，它最初的目标受众集中于18至34岁，并且已经引起了公众的广泛关注。 2008年伯明翰和卡迪夫会场的营业额为?2,400,000左右。

　　被告（'福克斯'）是美国著名的娱乐公司。在2009年年底它在美国和英国发行了一部名为“glee”的音乐电视喜剧。截止到审判之时，“glee”已播至第四季。第一季、第二季在在E4频道播出，第三季和第四季在“天空”频道播出。

　　“Glee”是一个音乐喜剧电视剧，讲的是在俄亥俄州一所虚构的威廉·麦金莱高中的歌唱俱乐部发生的故事。这家俱乐部被称作“新方向”，并与其他学校的歌唱俱乐部在巡回歌唱比赛中进行竞争。该电视剧被归类为轻喜剧，但关于人际关系、性、种族和残疾的故事特色鲜明，并与正面临这些问题的青年人以及过去曾面对这些问题的成年人产生共鸣。

　　毫无疑问，“glee”也非常成功并在英国及海外取得了很高的收视率。第二季在英国的平均收视率为220万，成为卫星电视上排名最高的电视剧。至审判时，它已赢得了六次艾美奖，四次金球奖和两项BAFTA提名。它也进行了大量宣传。曾举办过巡回演唱会，歌曲也作为单曲、专辑在iTunes Store发行；福克斯公司还许可了种类繁多的周边商品。暂委法官总结： “节目包含的歌曲，以及据此汇编的专辑，已经在英国出售（包括通过iTunes store出售）。也曾举办两次世界巡回演唱会，其中第二次演唱会包括在英国曼彻斯特晚报体育馆和O2体育场的演出。剧组主创人员就其音乐剧中的角色进行表演。巡回演唱会的DVD也已发行。被告还许可了一系列商品，包括与该节目、演唱会及与“glee”相关的服装。这些商品也在会场进行出售。”

　　Tughan先生解释说他第一次看到“glee”是2010年在浏览电视频道时，当时第一季正在播出。他解释说他当时对其持观望态度并静待其发展，认为它可能会慢慢淡出。但自从牛津及诺丁汉的会场开业后，他发现，“glee”的存在对CEL造成了实质的损害。在他看来因为先前的会场已经拥有较强的客户支持，所以大部分的损害是对牛津和诺丁汉的会场造成。他认为该品牌已经大大受损，并导致其经营无法进一步扩张。

　　（一）诉讼历程

　　2011年9月CEL启动了诉讼，指控福克斯的活动构成了对商标的侵权和假冒。

　　在2013年7月皇室法律法律顾问Roger Wyand先生成为高等法院暂委法官之前，对该诉讼进行了审理。经历了5天的听证会，在 2014年2月7日法院做出了判决，暂委法官决定，与本案上诉相关，商标的覆盖范围应当根据CEL的使用，以我描述的方式加以限制；该商标已经被有效注册，尽管服务范围受到限制；根据1994年英国商标法（1994年法令）第10条2款和第10条3款，福克斯的经营活动已经构成侵权；但是，假冒罪名不成立。

　　在2014年4月10日，暂委法官就他应作出的命令的形式听取了各方关于争议焦点的辩护意见，在此之前对案件进行了进一步的审理。在2014年7月18日的进一步判决中，暂委法官认为，CEL有权获得限制福克斯以glee作为电视剧名字的永久禁制令，但福克斯有权说明这部电视剧曾经叫做glee；CEL有权调查损失或利润（可选择）；因此福克斯应当赔偿CEL损失及利润总计?100,000。

　　（二）上诉

　　20在上诉中，福克斯辩称暂委法官在根据1994年法令第10条第2款（b）项和第10条第3款认定侵权时产生了错误。它还请求申请一份许可，以修改他的抗辩，并提出主张该商标是无效的反诉，因为1994年法令第41条（允许注册电视剧商标）是不符合欧盟规定的，根据欧洲共同体理事会协调成员国商标立法第一号指令（“一号指令”）第2条和第3条：一个商标必须作为一个单独的标志，并且以图形方式表现出来。在初审中，福克斯保留了这一法律问题并以之提出上诉。福克斯指出，正如本案案情一样，该问题的审判并不需要做出任何对于事实的裁定。由初审法院行使自由裁量权来审理本案是合理的，否则法庭就是在错误和虚假的基础上处理涉诉方的权利。但有鉴于福克斯明确表示如果其他主张成立，福克斯本不会提出本诉求，可见福克斯也只是偶然地提出了该诉求。

　　CEL回应说，法院干预暂委法官基于1994年法令10条2款和10条3款作出福克斯侵权的裁决是没有依据的。事实上，这些调查结果显然是正确的。然而，在反上诉中，CEL主张暂委法官应该已经发现福克斯也假冒商标。 CEL还反驳了电视剧商标不符合欧盟法律这一观点。

　　双方提交的暂委法官的调查结果是相互矛盾的。福克斯公司认为，暂委法官关于商标侵权的结论是十分奇怪的。他认为，如果有什么区别的话，人们本来对CEl的案子为商标侵权的预期要弱于假冒，假冒之诉延伸到CEL公司在名称”glee club”和“glee”上的商誉。与之相反，侵权之诉仅限于已注册的和上述内容所示的设计。CEL认为该暂委法官在商标侵权上得出了正确的结论，他指出如果暂委法官处理假冒的方法和处理侵权的方法相一致，他就会发现假冒也已经成立了。

　　在上诉听证会中,电视剧商标是否与欧洲法律兼容似乎是英国知识产权局(UKIPO)希望听到的关键性问题之一。然而，双方的调查显示，英国知识产权局并没有接到这个关键问题会被受理的通知。（因此，在我们的建议下，2015年11月3日一封信被寄往英国知识产权局，以邀请他们提出意见，如果它愿意的话。英国知识产权局的Alen James先生回复非常迅速，2015年11月4日的回信说，他代表英国知识产权局进行答复，1994年法令第41条与指令完全兼容，任何关于这个法案的疑问都是对电视节目商标含义和重要性的误解；电视商标是独立的和个人的商标的集合，而这两者都必须符合指令的要求，并且根据欧洲法律，有权获得每一商标所受的保护。而且，指令中没有任何对于注册商标形式的限制或约束，同时也没有阻止成员国颁布国家法律，许可一定数量的注册商标可被一起注册。我们非常感谢James先生如此迅速的处理了该请求。然而，鉴于他的辩护意见，及双方上诉聆讯的时间有限，我们决定，在得出听证会的结论与各方的协议后，如果有必要的话，将在作出判决后就争议点的解决给出进一步的指导。

　　福克斯的上诉、CEL就暂委法官于2014年7月18日所作出判决提出的反上诉，及暂委法官据此作出的命令已摆在我们面前。不过，我们被告知双方当事人在上诉听证会上已经就上诉和反上诉的有关事由达成有关协议。因此，我们不用再多说这方面的事了。

　　因此，上诉和反上诉中出现的问题即暂委法官是否错误地判定了：（I）基于1994年法令第10条2款b项，福克斯侵犯了商标（II）基于1994年法令第10条3款，福克斯侵犯了商标；（III）福克斯没有假冒商标。

　　（三）第10（2）（B）的法律框架

　　1994年法令第10条第2款（b）项规定：（2）任何人在商业活动中使用注册商标即视为侵权，因为 ：（b）在相同或近似的商品或服务中，使用与注册商标近似的商标使公众对该商标产生混淆可能性，包括认为商标相关联的可能性。

　　它贯彻了欧洲共同体理事会协调成员国商标立法第一号指令（“一号指令”）第5条第1款(b)项规定 ：“1注册商标赋予其所有人以独占权。所有人有权禁止任何第三人未经其同意，在商业活动中中使用：（b）由于一标记与其商标相同或近似，且商标和标记所覆盖的商品或服务相同或近似。如果在公众意识中，存在包括同在先商标产生“联想的可能”在内的“混淆可能性”时，使用该标记。”

　　根据《一号指令》第5条第1款(b)项规定：注册商标所有人指控商标侵权须满足六个条件即（一）必须为第三方在相关地域内使用商标； （二）使用必须在商业活动中； （三）必须是未经所有权人同意； （四）必须是与商标相同或近似的标志； （五）必须与注册商标在相同或近似的服务上使用； （六）必须导致混淆可能性。

　　在该案中，对第一、二、三及第四条的适用不存在异议。福克斯未经CEL的同意在该国范围内使用了“glee”标志。此外，任意一方也未对暂委法官就注册商标与标志“glee”相似性程度的评估结果提出异议。引起争议是有关条件（五）和（六）。就此，CEL被要求证明福克斯公司已经在与注册商标相同或近似的服务上使用了标志“glee”；并证明因为注册商标与标志“glee”的相似，及注册商标的注册类别与标志“glee”所使用服务的相同或近似，使部分公众对其产生了混淆可能性。

　　基于《一号指令》第5条第1款(b)项规定及在分析中归纳出的两项要点，商品或服务的相似性是侵权问题的核心。这是一个前提条件[1]。如果商品或服务不相似的话就没有侵权；如果它们是相似的，则相似度是在评估混淆可能性时应考虑的问题。该问题在评估相似性时被纳入考量[2]：

　　如法国和英国的政府及议会所指出得，在评估有关商品或服务的相似性时，所有与这些商品或服务相关的因素都应被纳入考虑。这些因素包括，尤其是，它们的性质，预期使用目的、使用方法，以及它们是否存在竞争或互补关系。

　　关于条件（六），法院解释了评估混淆可能性时我们所采用的一般方法[3]，足以解决之前许多争端的关键原则总结如下：（1）必须考虑所有相关因素，从整体上评估混淆可能性；（2）这一类事件需要由在使用这些相关商品或者服务的一般消费者进行判断。我们有理由认为这些消费者十分了解这个商品（或服务）并且细心谨慎，但是他们很少有机会在两个商标间做出直接的比较，而是只能依赖他们脑中对于商标的不完整的印象，同时，他们的注意程度会因为相关产品或者服务的种类的改变而改变。（3）一般消费者通常将商标视作一个整体，不会进一步分析其各种细节；（4）商标语音、外形、含义上的相似性，必须以既定商标在一般消费者心中的整体印象，尤其是商标的显著或主要组成部分为基础，但仅在一个复杂标记的其他构成要素可以忽略不计时，才可以单独对比主要因素；（5）然而在某些特定情况下，一个混合商标所传达给公众的整体印象，主要由其一个或多个组成要素支配；（6）通常情况下，商标所形成的整体印象在很大程度上取决于该商标的主要特征；除此之外，在特殊情况下，在先商标的组成因素在混合商标中作为独立的显著要素是很有可能的，但不必然构成该商标的主导因素；（7）商品或服务之间的较低相似性可被商标之间的较高相似性抵消，反之亦然；（8）当在先商标先天或通过使用具有较强显著性时，混淆可能性较高；（9）严格意义上，在后商标使人联想到在先商标仅仅是联系，是不充分的；（10）商标的声誉不能仅因严格意义上的联想可能，而为具备混淆可能性提供依据；（11）如果商标之间的联系会导致公众误认为各自的商品或服务来自相同或存在经济联系的公司，则存在混淆可能性。”

　　我们在在Maier案的摘要中解释，应引入佳能案中的进一步指导，公众认为相关商品或服务来自相同的企业，或者来自有经济联系的企业，在使用目的上导致了混淆可能性。

　　Specsavers案的决议澄清了概念“使用”的另一个要点，如该法院在所述：“......在评估因使用产生的混淆可能性时，法院应在相关商品或服务的一般消费者角度进项考量，并须考量所有使用情况及一般消费者对标记的认知及标记对其产生的印象，而不能脱离其范畴考虑。

　　所有这些指导明确了，必须从一般消费者的角度进行评估。法院充分考虑了一般消费者的一些特征[4]，上文所述的要点如下文所示：（一）一般消费者是一个假想的人，或者是一个法律概念；他是为多样竞争中的权利平衡创立的，一方面，需要保护消费者，而另一方面，在公开竞争的市场促进自由贸易；同时提供一个欧盟法律所定义的，国内法院可以再申请定义的标准；（二）一般消费者不是一个统计数据；在每个特定案件中，国内法院必须根据比例原则和高级法院解释的原则，考虑所有情况，在每一案件中独立形成关于一般消费者的判断；通过该项评估，可提供给法院一个特定角度，以评估须解决的特定问题；（三）涉及普通商品和服务的案件中，法院可将自己置于一般消费者的角度，而不需要再从消费者处搜集证据，更无需专家证据或消费者调查。在这些案件中，法官在没有证据时，可以基于自己的常识和经验，就特定问题形成自己的观点。法官仍然可以决定求助于专家的意见，或以协助法院为目的进行调查，得出是否存在混淆可能性的结论；（四）商标的显著性特点与其受保护的范围是紧密联系的。因此，根据《一号指令》第5条1款（b）项认定侵权指控时，关于使用近似标志，法院必须考虑商标的显著性，当商标先天具有或因使用获得较强显著性时，混淆可能性也会增大。由此可见，法院必须考虑被诉商标对一定比例认为商标是显著的消费者所产生的影响。（五）如果考虑到一般消费者的观念和预期，法院认定大量相关公众可能产生混淆，这成为法院介入的根据，然后可以准确地认定侵权。

　　（四）暂委法官的做法

　　暂委法官对背景作了解释，然后总结了20位CEL的证人和13位福克斯的证人所给出的证据。在认定该商标已在之前所提到过的分类有效注册后，暂委法官转向侵权的问题，并基于1994年法令第十条第2款b项，开始认定侵权。

　　在一开始，暂委法官参照该法院解释Specsavers的规则指导自己。接着，他将注册商标与福克斯使用的标志进行对比。他认定商标和标志之间客观上存在一定程度的相似性，但并非最高程度的相似性。他这样解释这个问题：

　　首先，将被告所使用的标志与注册商标相对比是必要的。这个标志是一个颜色的小写单词“glee”，以另一种颜色为为背景。这个标志在字母和背景上使用了一系列不同的颜色。Early先生提供了一些使用例作为证据，如下图所示：

　　外形上两者字母类似，但并不完全相同。单词“the”和“club”是不存在的，同样也未置于聚光灯下。使用的颜色与注册商标主张的颜色是不同的，但有一个常用的颜色即深浅不一的红色在黄色的背景上。单词“glee”在商标和标志上均为最突出的特征。

　　含义上商标是表明一个俱乐部，而标志没有（这层含义）。一旦你已经看过了被告的连续剧，你会认为这是一个关于俱乐部的故事。

　　语音上商标和标志相似，尽管商标会被认为是“the glee club”，而标志仅指代“glee”。

　　被告已使用该标志覆盖了一些东西，其中主要部分是 ：（1）电视连续剧；（2）基于电视连续剧的现场表演；（3）电视连续剧不同情节的DVD；（4）商品，尤其是服装。

　　服饰类商品的图片如下图所示，可以看出，它的主要特征也是一些颜色下相似字体的小写单词“glee”。

　　我得出结论：“客观上该商标和标志之间存在相似性，但它并不是最高的程度......”

　　接着是暂委法官关于一般消费者的考虑。他表达了他对这个问题的看法：

　　由此我推断，在这种情况下，一般消费者是看过被告的电视节目，同时知晓原告商业活动的人，他们被合理告知且周到谨慎，我有什么证据能阐明一般消费者可能的反应？

　　这使暂委法官对混淆可能性进行评估。他听取了一名相信“glee”电视剧与CEL有关的证人Tracey Jones所提供的证据。法官以这种方式评价她的证据：“这里有一个名叫Tracy Jone的已经熟悉原告商业活动的电视剧消费者的例子。她的证据是当她看到电视剧预告片时，她推定电视剧与原告商业活动之间存在联系，质证未动摇她的证据。她被认定已被合理通知、周到和谨慎。一般消费者并不是一个真正的人而是一个人造的概念，将Tracy Jones等同于这一人造的概念是错误的。然而，她的证据表明，一般消费者产生混淆是可能的。”

　　Tracy Jones是唯一提供该类型证据的证人，但仅根据这一个独立个体所提供的证据，形成一般消费者可能的反应的证据是错误的。原告幸运地获得了Tracy Jones的证据。这是偶然发生的因此她并未申诉，但当她看到关于该诉讼的一条微博时想起了关于之前混淆的回忆。像她这样的人申诉是不太可能，如果她不满意电视节目的话（当然她没有这么做），她大概就会看另外的频道。

　　也有一些证据证明已经知道“glee”电视剧的人，在看到或听说CEl业务时认为它与电视剧存在一定方式的联系。这在审讯中被称为“反向混淆”证据，暂委法官通过以下方式对它进行评估：

　　“在这种情况下，我需要决定的是根据商标与标志的相似性及各自业务的相似性，是否存在混淆可能性。我认为这些证据表明有这样的可能性。于此同时，它提供给Tracy Jones的证据以支持。

　　我认为，这方面的证据作为一个整体表明存在混淆可能性，原告只能提供一个人误认为被告的电视剧与原告表演相关联的事实不能否认这一点。此外，这项结论与我自己看到商标与标志用于如此相似的娱乐服务时的观点相一致。证明侵犯商标专用权并不必须证明存在“正向混淆”，必须的只是“混淆可能性”。

　　Malynicz先生警告不要将反向混淆纳入考虑。他认为，所涉及的相关日期是2009年10月电视广告播出，及2010年1月第一季试播。我不同意他所认为的人们在该电视剧已经非常成功或为人所熟知之后，给出的关于他们反映的证据，这不能证明注册商标的一般消费者在2009年12月及2010年1月在看到标志时已经将商标与标志联系在一起。当该标志已被实质规模使用，将得到消费者可能的反应的证据。如果该标志已被大规模持续性使用但并没有混淆证据，我认为被告并不依赖混淆。

　　根据1994年法令10条第2款（b）项，暂委法官认定福克斯侵犯商标权。

　　上诉

　　福克斯已经派代表皇室法律顾问Iain Purvis先生和Simon Malynicz先生参加这一诉讼，普维斯先生对暂委法官的推理进行了持续有效的攻击。他提出，在法官看来至关重要的“反向混淆”的证据是没有任何疑问的。事实上，他继续说，鉴于暂委法官在推理过程中发现没有显著的“正向混淆”，其关于侵权的结论全部是根据反向混淆的证据所得。接着，他对暂委法官的推理提出了以下批评。第一，在本案的一些情况下，反向混淆的证据与侵权事实无关；第二，暂委法官未能正确认定，注册商标的服务类型与福克斯公司使用“glee”标志的服务类型之间缺乏相似性；第三，暂委法官错误地忽略了标志的使用范围；最后，作为一个法律问题，反向混淆的证据是不相关的，暂委法官错误地持有了两者有关的观点。

　　（一）事实与“反向混淆”无关。

　　在考虑这一问题时，进行法定评估是很重要的。问题是公众是否就用于相同或近似的商品或服务上的相同或近似商标产生混淆可能性。正如我们所看到的，这个问题必须从已经被合理告知、谨慎、周到的一般消费者角度考量。普维斯先生完全接受在得出一般消费者是否混淆的证据时，法院在一些情况下应考虑公众自发提供的证据。普维斯先生同时接受这也许将会扩大对相关公众二手证据的依赖，但是他仍认为法院对所有此类证据（最起码，像混淆的人是否真正感到混淆）应被慎重考虑：是否他们真的能代表一般消费者；以及混淆是否基于商标与标志的近似性以及注册商标注册的服务类别与标志所使用的服务类别的近似性而产生。我接受所有这些辩护意见。

　　普维斯先生认为，在本案中暂委法官并未说明他是否考虑所有要点，而在[123]仅指出了应整体考虑反向混淆的证据，并基于此得出结论，但却并未解释为什么它具有检验价值。对于此上诉的目的，普维斯先生专注于因果关系的问题。他认为，暂委法官并未考虑是否有因商标与标志相似，以因商标注册服务类别与使用标志的服务类别相似，所造成的反向混淆的实例。

　　此外，普维斯先生还认为如果暂委法官曾问自己两方商业的混淆是因接触商标所致，他应该认识到不是。他认为没有任何证据证明混淆的人已经接触过了商标，更不用说因接触而造成了混淆。相反，他认为，他们的反应很可能是由CEL使用完全不同的标志引起的。

　　在我看来，这些都是严肃的指责。暂委法官在他的判词中总结所有证人的证据。在那次讨论中他对证人逐一进行了调查。但是他对基于第10条第2款（b）项的侵权指控的判断是十分简洁的。辨别究竟是什么原因使证人产生了混淆是非常困难的，例如说他的混淆产生的原因是因为标志和商标的相似度，还是商标所覆盖服务的相似度或者那些标志被使用范围服务的相似度。因此，在我看来法院只能审查证据本身，没有任何其他替代方法。

　　我从法庭上要求给予证据和被交叉质询的证人开始。Sarah Shaw是M360有限公司营销，数字化和设计机构的客户总监。早在2010年6月，她收到了来自CEL的邀请简报，邀请她投标开设诺丁汉会场的市场规划。她当时不知道CEL的业务，但熟悉电视剧glee。这份简报上面是一个商标，并在它旁边孤零零的放着“glee”这个单词。简报还描述了CEL业务的性质和它开设诺丁汉会场的野心。她的第一反应是，这个邀请与电视剧glee有关，但当她读完这份简报她发现这与福克斯公司无关。她说，她的团队的其他成员最初也是同样的反应，他们询问了简报是否与电视剧glee有关。在交叉质询中她承认了她的反应是基于在版头上的“glee”，一旦她读完并理解CEL业务的性质，以及它这些年如何建立，她的混淆被消除了。在这一点上，她意识到这与电视剧glee没有关系。

　　在我看来，Shaw女士的最初反应与法官所必须决定的争议焦点的关系基于以下两个原因应被减弱：第一，她承认她（的混淆）主要是因为单词glee存在于简报的版头上；第二，她当时完全不知道该商标所覆盖的相关服务的性质。不过，我完全不会对这方面证据效力打折扣。虽然单词'glee'出现在首页和简报的每个后续页面的顶部是事实，但这与商标的呈现无关。而且，重要的是只要当她看完简报，或一旦她了解了CEL的生意背景，她就会意识到这是与电视剧glee无关的。此外，Shaw小姐仍然认为电视剧glee的存在，会显著削弱“glee club”在诺丁汉的营销活动的有效性。她和她的同事认为，任何有效的市场有效措施，均需考虑其目标受众也可能产生他们曾有过的相同的误认，这是种非常真实的可能性。

　　在活动中，M360成功竞投该项目，并被要求发展他们的最终理念融入作品推出。他们尽力将电视剧glee与新的诺丁汉会场做区别，他们的口号是“我们是欢乐合唱团，我们不在电视上”。Shaw小姐的两个同事Mark Ashmore 和 Shane Robert Jones，在证人陈述时做了陈述，但没有被盘问。他们的证据支持但并未在肖小姐的证据上增加实质信息。。

　　Parina Bhathawalla是三位相关公众中第一位被传唤前来作证的。在2012年6月，她和她的未婚夫在浏览www.wowcher.co.uk网站时，看到诺丁汉会场的“欢乐合唱团喜剧之夜”的广告。该广告的上部带有一个喜剧演员正在表演的大图片。背景的舞台写着'glee'几个大字，并在图像的左侧是商标的图案。 Bhathawalla女士马上解释说，她看到广告时她和她的未婚夫认为它所指的是电视剧glee。她通过打电话询问了报价以确保预订。但是很显然她错了，这个演出与电视剧glee毫无关系。在她的交叉询问中的过程中，发现主要是”glee”这个单词和它的字体风格误导了她。因此，在我看来这方面的证据证明问题的相关性较弱。然而，只是作为的肖小姐提供的证据的情况下，它不能被忽视，尤其是因为这个词'glee'，它是商标书面形式一个突出的部分，我将在下面说明原因。

　　相关公众的第二个作证成员是Stewart Thorpe.。2012年3月，他询问他的哥哥是否愿意前往诺丁汉glee喜剧俱乐部。索普先生还从来没有听说过这个会所，并且立刻反应过来这与电视剧glee有关。这使他有些担忧，因为他看了这个电视剧的一集却不喜欢。于是，他问弟弟是否有与电视剧glee有任何联系，但得到他弟弟完全没有关联的保证。他参加了俱乐部并且十分喜欢这个演出。接下来的一周，他向几个朋友提到了glee喜剧俱乐部，他们都问他是否指的是电视剧glee。他不得不向他们解释，这两者并没有任何关联。索普先生的证据没有被交叉询问动摇，在我的看来它确实对核心问题有很大帮助。索普先生显然非常了解他被邀请前往的表演的性质，并且这对他而言是一个名为“glee”的喜剧俱乐部。这是在在交谈中合理使用该商标的方式。他被混淆了。

　　结合第三位被传唤作证的相关公众Tracy Jones，这一点的处理十分简单。

　　法官解释说，琼斯女士在已知2010年CEL已经在在加迪夫经营多年的时候，看到了电视剧glee的预告片。她认为它与CEL的业务有联系。她的证据没有被交叉询问动摇，并且暂委法官认可了他的证据。琼斯女士混淆了注册商标和标志还有双方服务之间的相似性。

　　这使我想到那些不需要参与交叉询问的证人。Robin Morgan先生受雇于CEL，并担任卡迪夫会场的酒吧经理。他解释说，他遇到了的一些情况，其中的客户表示他们认为加迪夫会场是与电视剧glee有某种联系的。他尤其记得关于Phillip Golmulka先生的一件事，他来俱乐部出席一个单身派对。他询问俱乐部是否有任何项目与电视节目glee有关，这是否将是一个“能歌善舞”的夜晚。摩根先生向他解释说，该俱乐部与电视节目都没有关系。因为这个词'glee'出现在背景舞台，我承认这方面的证据价值较弱。尽管如此，摩根先生不需要交叉质询，我认为是从他的证据是一个公平的推论，即客户意识到在会场的性质是提供娱乐，他所经历的混淆是由于部分商标和标志以及双方业务之间的相似性。

　　我接下来提及的是为牛津会场作证的证人。Peter Mortimore从2011年4月开始负责牛津会场的运行，后来他成为了总经理。他解释说，自从牛津会场开业，他经常被排队进入俱乐部的客户询问这是否与电视剧glee有关，为什么俱乐部标志和的电视连续剧是如此相似。最终，在2011年8月，在牛津大学印刷和分发2500份传单，以努力平息混淆和更好的区分两者业务。此外，Mortimore先生向他的工作人员普及了俱乐部的历史，使他们能够给客户解释（俱乐部的）真实定位。他还解释说，他经常看见游客在场馆外拍摄有关Glee Club的照片，而这已经如此普遍，他都把它当作是他日常工作的一部分。

　　这些证据大多没有什么价值。例如，确定那些游客在想什么，他们是否有任何想法俱乐部就是喜剧表演场地，甚至是否感到混淆是不可能的。但我认为会场内客户频繁的混淆是意义重大的。我承认，这些人已经看到了俱乐部外的标牌，但我认为他们会自然地认定会场就是“欢乐合唱团”。此外，很大一部分排队看表演的人有可能很清楚表演的性质，但是他们依然相信两者可能有关系。

　　Matthew Fernon 被CBO公司（也称CBO）。他解释说，CBO公司在牛津Glee Club大楼的底层经营了一家名为Wahoo的酒吧。他继续说，牛津Glee Club并没有音乐表演，而是一旦喜剧表演结束，DJ播放音乐，消费者随着跳舞。当他第一次看到了俱乐部外的招牌，他认为这电视连续剧glee有关。他在Wahoo的柜台工作时，他经常被问Glee Club是什么，它与电视连续剧Glee有什么关系。他也说，他经常看到游客在Glee Club门口合影，并且经常被问Glee Club与电视剧glee有什么关系。

　　在评估这方面的证据时，我再次提及有关于单词“glee”在牛津会场的显著使用。此外，游客和一些Wahoo酒吧的顾客可能完全不知道俱乐部提供服务的种类。不过，我不认为这方面的证据效力可以完全削弱。正如我刚才所说，门上的标志写着“the glee CLUB”，这在全天都是可以见到的，这同时也是商标在对话中如何被提及的，门旁边有一个写着喜剧夜俱乐部打广告海报。因此，可能就是这些客户中的很大一部分，是费龙先生所指的既看到了俱乐部的标志，并意识到它是单口相声表演的会场。

　　2010年4月至2011年2月，Adam Jarenko先生在牛津会场的俱乐部层工作。他解释说，站在俱乐部外面的时候，他经常被Wahoo的客户问glee club是否与电视节目Glee有关。即使在他解释说，牛津会场是一个喜剧俱乐部，消费者仍然会产生其与电视剧Glee有关的印象。他也说，牛津会场开业后九个月，根据相关公众中发生混淆的程度，经研究决定在俱乐部外的标志应该改变，不仅是简单的说明“喜剧俱乐部”，而应当写明“喜剧俱乐部从1994年起”来区分业务。

　　我再次指出，这方面的证据的价值被削弱，因为它无法说清楚是哪些因素导致杰米克先生所说的那些人人产生了这样的想法。但是，我认为值得注意的，杰米克先生在向公众解释的时候遇到了阻力。此外，没有这方面的证据应当被质疑。

　　现在我转向那些为诺丁汉会场作证并未被要求出席交叉询问的证人。第一个是Thomas Rose。他曾作为零售商，发行者，管理者和出版商在音乐行业工作了一些时间。在2006年左右，他开始熟悉CEL的伯明翰会场，并与密切参与了诺丁汉场的开设工作。他解释说，自开业以来，诺丁汉会场主办了几百场专业音乐表演，并被认定为是一个重要的音乐表演场地。他继续说，不过，公众和表演艺术家的成员总是联想到这与电视剧glee有关是令人遗憾的。他认为他举办的音乐会是严肃，传统的，他认为客户一直认为这与电视剧glee有关会阻碍会场的业务和市场效能。其中一个罗斯先生特别提到的事件涉及Jonathan Handle，他也出具了证人称述书。汉德先生是当代英国音乐的独立出版商韦斯特伯里音乐的董事总经理。2007年罗斯先生曾经是他的客户，在2012年罗斯先生去汉德先生的办公室并告诉他，他现在在“glee club”工作。汉德先生以前不知道CEL，罗斯先生的话使他认为罗斯先生现在在电视剧glee工作。他感到相当吃惊，因此问罗斯先生，这是否是真的。

　　通过评估罗斯先生的证据，我意识到，正如他解释的一样，glee这个词出现在舞台背景中加剧了问题。但我不认为他的证据能被忽视。他提到的那些客户和表演者已经意识到会场提供的服务，并且他们中的许多人已经认为它就是 “glee俱乐部”。我认为汉德先生的证据支持了这一观点。他恰当的假定罗斯先生仍在作为音乐演出推销商经营业务，罗斯先生按照常人对商标在对话中使用方式的预期定义了他从事的工作。汉德先生产生了混淆。

　　自从CEL开业，Bradley Seagrave就受雇于CEL并担任诺丁汉glee俱乐部场馆经理。他作证说，他常常看到成群结队年轻人唱着glee连续剧的歌从俱乐部出来，或询问俱乐部是否与该节目有关联。在我看来，这方面的证据与我刚刚提出的观点关系不大；总之，在任何程度上，都不可能确认这些人对CEL业务的性质有所了解。

　　西格雷夫先生给了其他证据，我认为是更为相关的。接受会场总经理这分工作后不久，他邀请了不同岗位的工作人员，如在检查的工作人员，酒吧的工作人员和门房的工作人员。他所收到的答复中的几个提到了glee电视节目。在我看来，这些人中的很大一部分已经意识到场馆进行的业务的性质的。这个证据是不受质疑的，我相信这支持大多普通成员都认为诺丁汉馆与glee电视节目有某方面的联系的（观点）。

　　Andrew Robinson是曾在全国各地表演的喜剧演员。他解释说，在2013年1月，他在诺丁汉会场表演，在深夜站在俱乐部外时，他听到三个年轻女孩的在唱glee电视节目的歌。他还注意到，女孩在场外招牌前面用手机相互拍照。我认为这方面的证据对案件没有什么价值，因为它无法证明女孩是产生了混淆，还是对会场提供的服务的性质有一些想法。

　　Duncan Burns负责CEL的营销，广告和品牌推广，他解释说，在2011年9月，他在牛津布鲁克斯大学，诺丁汉大学和诺丁汉特伦特大学参加“新生”交易会。他在他的同事Alexander Jackson的陪同下参观了两个诺丁汉会场。 CEL有一个专用的视觉道具摊位叫做“The Glee Club”和各种喜剧和音乐信息的冰淇淋车。他提到了一些显然认为他在为一个与glee电视剧有关的生意做广告的学生。而且重要的是，该协会是对学生有很大的影响力。他所担心的正如他对图根先生报告的一样，他经历了需要警惕程度的混淆。

　　为了达到大致相同的效果，Alexander Jackson也参与作证。他出席了会场在英国诺丁汉大学和诺丁汉特伦特大学的展销会，并且明显地感觉到许多学生已经忽视了他们的展位，因为他们认为这与glee这个电视节目有关。

　　我认为这方面的证据相当有力。学生们可以看到商标和对CEL活动的性质的描述。尽管如此，他们仍然认为他们被提供的内容与glee这个电视节目有关。更此外，这种联系使他们不会做任何进一步的询问。

　　将这些线索联系在一起，我认为这些CEL依赖的证据几乎没有什么证据价值。然而让步于一大部分我一定要提到的并且在CEL案中被普遍支持事情。它显示了商标与glee标志的相似度、CEL提供的服务与那些由Fox提供的服务的相似度使一大部分人认为他们的生意有关联。

　　（二）未能考虑缺乏“服务相似性”

　　毫无争议的是，那些正当注册商标所在的服务类别与使用了相关标志的商标所在的服务类别之间的相似性，是10条第2款（b）项在认定侵权行为这一问题的核心。正如我们所看到的，它从两方面分析。此外，在评估相似性导致混淆可能性的影响时，公认的较大程度的商标相似性可通过较小程度的服务上的相似性抵消，反之亦然——即所谓的互相依赖的原则。

　　普维斯先生强调这个问题的重要性，通过福克斯有对商品和服务的一系列说明与注册商标为了强调服务与商标覆盖范围的争议的不同。在福布斯的案子中，有很少或者说几乎没有相似度，所以基于第10条2款（b）项的侵权指控被驳回了。

　　我认同关于服务间相似性的案件在审判中是一个较为灵活的问题，但令人惊讶的是，在判决中却没有考虑到这一点。暂委法官依据125条判决案件，可125条与案件几乎毫无关系。在那里他指出 他所确信的混淆可能性的证据，符合自己在亲眼所见相关商标以及相关标识被用在“如此相似的娱乐服务”时得出的观点。但是，正如普维斯先生指出的，“娱乐服务”已经从本分类中删除。此外，暂委法官再未涉及他认为哪些是类似服务，为什么他认为它们类似，他认为多么相似，多么相似能引起混淆可能性。在我看来，对推理的完全缺失，将导致实质性不足并使得暂委法官所得出的结论无效。

　　（三）使用情景

　　正如我已经解释的，在评估从使用该标志所产生混淆的可能性时，法院必须从一般消费者的角度考虑问题，必须考虑所有可能使消费者产生对这个标志的印象的情况。标志必须在相关情景内考虑。

　　普维斯先生向我们解释，一旦在福克斯使用“glee”的特定情况被纳入考虑，

　　那么就很难看出合理周到的消费者在何种程度上被混淆，这已经在法庭中被激烈争论。他继续说道，要造成消费者混淆，那么消费者就不得不相信，这一讲述典型的美国高中青少年生活的电视剧，是由英国的某个喜剧或者是音乐剧演出场所出品的。仅仅只是因为在它们的名字中有着相同的元素“glee”；此外，该电视剧的制片商已决定，以一个新的名称和设计在英国开设喜剧俱乐部业务。并且，他认为，使用的情形，包括消费者通过自己看连续剧、通过其他看连续剧的人、甚至浏览所获取的信息，很可能会使普通消费者心中推断“glee club”是对一个唱歌俱乐部的描述性词汇。

　　在上诉中代表CEL的道格拉斯坎贝尔先生回应说，没有任何理由可以为这个电视剧的名字进行使用情景的抗辩。他说，该节目将会在日程安排，广告，Twitter和Facebook被以 “glee”的简称出现。在这些情况下，没有任何可以使这个混淆变小的可能。此外，没有理由认为，一般消费者观看一集或者多集glee电视剧就会使他们会认为词组“glee club”是指一个高中歌唱俱乐部。

　　在我看来，这些对立的证据需要暂委法官慎重考虑，但他不论在法律解释或推理论证中都没有涉及。我认为，他因未进行上述思考导致了另一个实质性错误，并因此使他的结论站不住脚。

　　（四）“反向混淆'的无关性的法律问题

　　普维斯先生强调，福克斯最初的案子中的反向混淆证据和该商标并不存在任何联系，因而其本应以不相关为由被驳回。但是，他说，如果福克斯在这点上出了差错，那么反向混淆的证据证据在任何情况下都与第10条第2款侵权法律问题无关，且不予采纳。

　　普维斯先生以以下方式发展了后来的辩护意见。他辩称，第一，“反向混淆'只能在被告的标志在管辖区域内已经有了已确定的商誉时出现，因此，当一般消费者接触到已经注册的商标，他会将注册商标与被告的标志相混淆。他接着说，由此可见当商标刚刚被推出是不可能被侵犯的（因为它在辖区内没有建立商誉），直到注册商标的商誉发展充分到可以形成一种“反向混淆”的风险。

　　其次，原告竟依靠其上升的声誉来提起侵权诉讼，而这一侵权之诉在被告投放商标到市场之日是不会胜诉的。普维斯先生认为，这种行为同样令人反感，但另一方面，被告却可能会被禁令剥夺它自己合法取得的商誉。

　　综上所述，普维斯先生提出，“反向混淆”（这必然依赖于对被告所建立得声誉的一部分）不应当在商标侵权的法律中成立。他还提出，这是国家法院一直采取的办法。事实上，他继续说，“反向混淆”是否与商标侵权有关未达成一致意见[5]，Jacob大法官（Auld和Rix 上诉法官也这么认为）同意Pumfrey法官在一审中的陈述：

　　“在公众心目中的商标和标志之间的一个纯粹的关联，并不等同于一个侵权行为，除非它也基于标志对货物来源进行了误导。”

　　我无法接受这些辩护意见。根据第10条2款(b)项的规定，侵犯注册商标专用权，指在商业活动中使用标志与注册商标相近似，同时其使用范围与注册商标注册范围相同或近似，导致部分公众产生混淆可能性。比较应在标志和商标之间进行。法院必须确定被告已经实际使用该标志，以及使用的环境，并且必须根据其注册的范围与合理使用该商标的所有有关的注册的商品和服务进行比较。该商标可能已被使用，也可能未被使用；它可能与一些注册商标和商品类别有关，而非与全部相关；并且使用可能是大规模的也可能是小规模的。但在任何情况下，这个问题仍然是相同的，即在将合理使用商标和该商标注册使用的商品和服务与实际使用该商标的商品与服务相联系时，一般消费者是否有可能会认为该商品或服务来自同一企业或有经济联系的企业，仅此而已

　　在这种背景下，我看不出有什么依据说，作为一个法律问题，“反向混淆'的证据不予受理。回顾普维斯先生将“正向”的混淆情况定义为熟悉商标的消费者将其与被告的标志相混淆；而“反向”的混淆是熟悉被告商标的消费者而看到商标混淆。在我看来，区分特定情况的混淆是“正向”还是“反向”，没有什么是比消费者接触到商标和标志的顺序更有意义。另外，在这两种情况下，消费者都认为相关商品或服务来自相同的经营者或经济上有关联的公司，并且它们同样有损于商标的显著性和功能。此外，我认为普维斯先生倾向于接受的是，关于反向混淆的证据在可以任何情况下证明正向混淆的风险。

　　这两个普维斯先生提交的支持他的依据，在我看来没有说服力。正如我刚才所说，各方一致认可侵权评估的有关日期是从指控开始之时，即在福克斯的案件之日起2009年年底。普维斯先生认为，考虑到“反向”混淆意味着当商标被首次推出其并未有侵权的迹象而之后可能发现后存在侵犯。因此，他认为，“反向”的混淆必然不能予以受理。我不接受这个辩护意见。侵权分析包括未来的因素：问题是被告的实际和预示的活动是否存在混淆可能性。被告推出（电视剧）日期后混淆的证据可以协助法院来回答这个问题。

　　至于普维斯先生的第二个观点，我同意原告利用上升的声誉提起诉讼这一行为是令人反感的，并且这一诉讼在被告把商标投放到市场的时间里将不会得到支持。但是一旦在评估实际混淆的证据时将其纳入考量，没有理由完全排除它在外。。

　　根据先例，这些支持我所得出的结论。“反向”的混淆证据已经被Arnold法官在Stitching BDO v Unibank, Inc [2013] EWHC 418 , [2013] FSR 35一案中考虑过了[6]，并在Enterprise Holdings, Inc v Europcar Group UK Ltd [2015] EWHC 17 , [2015]一案中被更为谨慎的对待[7]，而在Thomas Pink Ltd v Victoria’s Secret UK Ltd [2014] EWHC 2631 , [2014] FSR一案中中，Birss法官评估基于1994法令第10条3款认定侵权[8]。Jacob大法官在[77]中提到了不同的观点：关于商标和标志之间仅仅关联是否构成相关的混淆，毫无疑问这是不可以的，并且任何一方都不可提出相反意见。

　　因此，我要驳回“反向”混淆作为一个法律问题是不可接受的辩护意见。但这些证据必须与所有其他证据结合在一起，谨慎评估，以确定它对本案的法律作用。

(作者：未知，来源：华政东方知识产权)