浙江省鹰王科技有限公司销售侵犯他人注册商标专用权电动摩托车蓄电池案

发布时间：2015-05-20 16:50商业秘密网点击率：9569

浙江省舟山市市场监管局定海分局稽查大队戴跃波

　　【内容提要】当事人销售的标称“天能之星电动摩托车专用电池”，标注“TSNG、天能之星?”内容，是否侵犯天能电池集团有限公司“

”注册商标，围绕摩托车整车的商标能否在其主要配件--蓄电池进行标注的问题，执法者与当事人各执己见，此案贴近群众日常生活，违法者存在打擦边球心理，属商标侵权案件中容易产生分歧观点的典型案例，一审法院驳回原告当事人要求撤销行政处罚决定的诉讼请求。（由于本案发生在《新商标法》实施以前，因此所述的《商标法》及条例相关条款均系2001年第二次修正版）
　　一、简要案情
　　“

”商标是天能电池集团有限公司使用在车辆电力蓄电池、蓄电瓶、电池极板、电力蓄电池、蓄电池、电池、蓄电池箱等9类商品上的注册商标，2010年10月被国家工商总局认定为中国驰名商标，2011年1月被浙江省工商局认定为浙江省著名商标。
　　当事人浙江鹰王科技有限公司（以下简称鹰王公司）系一家从事电动自行车、电动摩托车生产的企业，其于2012年4月21日取得了“天能之星”商标专用权，商标核定使用范围为第12类“小汽车、气泵（车辆附件）、摩托车”。2013年4月30日起，当事人以电池极板价格、加工费价格两项相加为加工总单价，委托江苏省徐州久通电池有限公司生产标有“天能之星”商标的，规格分别为6-DZM-12、6-DZM-20的电动车助力车专用密封铅酸蓄电池产品，其中规格为6-DZM-12的加工费为20元/只，规格为6-DZM-20的加工费为30元/只，电池极板价格按市场价格确定，但包装物由当事人提供。2013年8月10日，当事人将其中规格为6-DZM-20的“天能之星”电动助力车专用密封铅酸蓄电池190箱（其中4只/箱的计65箱，5只/箱的计125箱）装运至定海区环城西路12号黄某经营的电动自行车修理店，准备对外销售。上述蓄电池外包装标注有“TSNG、天能之星?、电动摩托车专用电池、硅胶电池、6-DZM-20、久通及图、徐州久通电源有限公司、地址：江苏省邳州市赵墩镇明珠工业园”等字样，从包装整体外观看，其中“TSNG、天能之星?”两种文字构成一个组合，“天能之星”四个字构成一个组合，且两种组合中的“天能”两字明显大于“之星”两字，突出使用明显。与天能电池集团有限公司生产的同类商品的外包装标注相比较，两者在文字书写、颜色、图像及其排列等方面较为相似，较容易对消费者造成误认。至案发日，当事人委托生产的该批190箱电池商品（共计885只），是按每只80元的价格（包括加工费和电池极板价）支付给生产商，合计违法经营额70800元。2014年4月15日定海市场监督分局作出对当事人作出一、责令立即停止侵权行为；二、没收186箱侵权蓄电池，并予以追缴；三、罚款10万元的行政处罚。
　　当事人不服该处罚决定，于2014年5月8日向定海区人民法院提起行政诉讼，2014年7月30日，定海区法院作出驳回原告诉讼请求的判决。当事人不服提出上诉，目前此案正在二审当中。
　　二、案件正义的焦点和主要问题#p#分页标题#e#
　　本案最终的争议焦点在于当事人的“天能之星”电池商品是否构成侵犯商标专用权
　　（一）当事人观点
　　1、其委托加工的蓄电池作为电瓶车的配件来使用，并不对外销售，工商机关查处时也无对外销售的相关证据，认定当事人销售涉案的证据不足。并且当事人向一审法院提供了与第三方定海迅驰电瓶车行签订的销售合同及相关证明，拟证明其系向迅驰车行销售电动车和配件，而未向黄某销售该蓄电池。
　　2、当事人系电动摩托车的生产企业，其委托加工的蓄电池是作为自己生产的车辆部件使用，国内虽无摩托车产品的标识管理规定，但参照《汽车产品外部表示管理办法》（国家发改委38号令）第七条规定，外购的汽车底盘应同时标注底盘原生产企业的商标，具体标识由企业自行决定。作为“天能之星”摩托车注册商标的专用权人，有权自主决定在其生产的电动摩托车上任何部位进行标注，因此种标注，系一种善意的标注，也不存在混淆可能，不应构成对他人注册商标的侵权。
　　3、基于上述二个原因，当事人认为我局适用《中华人民共和国商标法实施条例》第五十条和《中华人民共和国商标法》第五十二条、第五十三条对当事人进行认定和处罚，属适用法律错误。
　　（二）办案人员观点
　　1、涉案“天能之星”电池商品系当事人意欲销售的商品，并非仅作为当事人生产的电动车配件使用，虽然本案没有当事人正在销售的证据，但此案我们处罚的当事人并非黄某，对当事人鹰王公司而言，其委托加工使用了他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢，相关法律规范并未要求存在单独销售行为，即可构成商标侵权，同时对当事人在庭审时提供的相关销售合同真实性提出异议。
　　2、商标的使用以不侵害他人注册商标的专用权为前提，本案中，虽然当事人系电动摩托车的生产企业，蓄电池也是电动摩托车的配件之一，但从以下情况分析当事人存在着商标侵权打“擦边球”的嫌疑，主观故意明显：一、当事人系“天能之星”摩托车商标的所有者，商标理应标注在电动摩托车显眼的外壳上，但本案当事人只生产了标注有“天能之星”的摩托车蓄电池，而始终无法提供标注有“天能之星”摩托车外壳或整车。蓄电池作为摩托车配件，众所周知在摩托车整车组装后，消费者无法看到此标识，因此也失去了作为电瓶车整车商标标注的意义。二、蓄电池作为电动摩托车的主要配件，具有价值占比较高，使用期限相对较短，易损耗，需经常更换的特点，并且消费者对蓄电池的品牌具有一定关注度，在此情况下，当事人直接标注在蓄电池上带有一定的目的性。三、当事人生产的“天能之星”蓄电池，突出放大了“天能”二字的字体，缩小“之星”二字，这种标注形式，显然是为了与“天能”电池相混同而故意为之，而非正常使用其注册的“天能之星”商标。四、当事人生产的“天能之星”电池有与“天能”电池相近似的外包装，能作为商品单独销售，而如果作为其自己生产的摩托车配件使用，按正常的商业模式，一般使用相对简易的外包装即可，而无需花费一定的成本来设计和印刷与“天能”相类似的包装。
　　（三）一审法院审理结果
　　1、原告注册的“天能之星”文字商标，核定使用商品均为第12类“小汽车、气泵（车辆附件）、摩托车（截止）”，即“天能之星”图文标识仅限用于第12类商品，但当事人将其使用于被控侵权商品电池上，即本应属于第9类注册商标核定使用的商品上，该电池商品与天能公司的蓄电池构成类似商品。
　　2、原告在本案被控侵权的商品电池包装纸盒封面并未在其电池商品包装上规范且以显著方式突出使用其所谓的“久通”系列商标及图文标识。恰恰相反，显著载明“天能之星”及相关图文的标识、该四个文字应融为一体连用，原告却突出放大了“天能”二字的字体，缩小“之星”二字的标识性，明显区别于“天能”二字的字体，导致“天能”与“天能之星”的实际辨别效果浅显薄弱。至于原告辩称并没有将“天能之星”当作商标使用，仅是作为商品的名称使用，且其亦有自己的商标，《商标法实施条例》第五十条规定的在同一种或者类似商品上，将与他人注册商品相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的，属于侵犯商标专用权的行为，即原告即便未将“天能之星”作为商标使用，而是作为商品名称或者装潢包装使用，仍不影响其行为构成侵犯商标专用权的定性。#p#分页标题#e#
　　3、“天能及图”商标具有相对较强的显著性和知名度，原告将他人已经注册的且享有一定知名度和影响力的“天能及图”商标经过改装后，在产生关联的商品上作为商品名称以及商品装潢使用，且两图文标识确易造成市场相关公众的混淆和误认，原告在其电池上使用“天能之星”及相关图文标识与装潢的行为会使相关公众在“天能”与“天能之星”之间建立起某种特定关联指向，依据法律之规定，在同一或者类似的商品上使用了他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢，则构成侵犯商标专用权的行为。原告的“天能之星”商品电池作为有价值以及使用价值并在市场上进行交易的商品，且使用了他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢，相关法律规范并未要求存在单独销售行为，即可够成商标侵权，故原告认为其电池商品系电动车专配电池，并无单独销售行为的事实并不影响原告在其电池商品上使用“天能之星”及相关图文和商品装潢的行为已经侵害了“天能及图”注册商标专用权的法律认定。
　　三、法律适用及分析
　　“天能及图”组合注册商标为天能电池集团有限公司所有的、核定使用在第9类商品上的中国驰名商标。该商标经广泛宣传和实际使用，已在我国相关公众中有一定的知名度。作为该商标核心的“天能”文字，公众对该商标的称谓、识别和所有人对该商标的宣传均以“天能”作为媒介。当事人虽在第12类商品上将“天能之星”文字及图形注册成商标，但其将该商标使用在第9类商品上，并将“天能之星”文字作为商品名称使用，同时将商品外包装装潢设计成与“天能及图”注册商标商品外包装装潢相近似，误导消费者的主观意图明显。但在本案处理过程中，有以下二个争议：
　　一是对当事人经营额的认定。一种观点认为应以当事人付给委托加工方的加工费为基数进行计算，第二种观点认为应为当事人委托时的加工费计算只包括极板价格+加工费，而不包括蓄电池外壳、包装等由当事人自行提供的组件价格，而市场上的蓄电池价格明显高于当事人的委托成本价，在当事人拒绝配合提供其他组件价格的情况下，侵权商品价格应以同类商品市场中间价或评估价为准。最后本案经过慎重考虑按照有利于当事人的原因以委托加工价格直接计算成侵权商品价格。
　　二是在《商标法》及其条例适用具体条款。调查人员有两种意见。一种观点认为当事人将“天能之星”四个字标注在蓄电池及其外包装上，是一种典型的商标侵权行为，应按照《商标法》第五十二条第一款（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的”之规定，进行违反行为的认定。第二种观点认为，当事人将“天能之星”四个字标注在蓄电池及其外包装上，并未明确指出是当作商标使用，也无相关标识引导消费者该四字为商标，因此对当事人的行为因认定为一种包装装潢的内容，应依据《中华人民共和国商标法实施条例》第五十条“有下列行为之一的，属于商标法第五十二条第（五）项所称侵犯注册商标专用权的行为：（一）在同一种或类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的；”及《中华人民共和国商标法》第五十二条“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（五）给他人的注册商标专用权造成其他损害的。”之规定进行违法行为认定。最后案审结果采用了第二种观点。
　　四、案件引发的思考
　　（一）商标与包装装潢的异同#p#分页标题#e#
　　本案中天能电池集团有限公司的注册商标为“

”，而当事人在包装上使用的是“天能之星”，前者系文字和图形的组合，后者系四个汉字，但从商标上来说，区别较大，但一般消费者认识或称呼具体的蓄电池产品时，一般不会描述前者的图形，而是直接称呼文字，因此“天能”与“天能之星”具有较大的近似程度。况且当事人也认同“之星”二个字无特殊字义，是对前面“天能”二字的修饰。但在具体法律适用上，商标法五十二条又将具体行为列举为四条加一个其他条款，商标法实施条例又将商标法的其他条款明确为二种情况，在执法实践中，经常会碰到故意将他人的注册商标放大或缩小，或故意变形或与其他因素组合成新的图案，并突出使用在产品的外包装上，这种使用是认定为“商标”，还是认定为“商品名称”或“包装装潢”的组成部分，时有争议，因此最好参照国外的经验，在法律上明确未注册商标的使用标志，如“TM”字样，从而将商标与商品名称等进行有效的区别。
　　（二）商标的适用规范
　　本案当事人为我们提出了一个新的课题，整车的商标如何进行标注，当事人认为注册了摩托车的商标，在摩托车的任何部件上均能合法的进行标注，比如车外壳、车架、车篮等部位，现实中大部分摩托车生产企业也如此标注，同样道理，当事人认为其也能标注在作为摩托车组件的蓄电池上。但在实际上，摩托车的配件成千上万，包含了商标的很多类别，车企也不可能注册全类商标。况且这种现象不仅存在于车企，而是存在于所有包含配件组装的任一工业产品，如电脑、电视机等等。但整体成品的商标标注只能通过在部件上标注进行体现，如“联想”电脑，一般标注在主机箱外壳或电脑显示屏上，但如果有个机箱外壳的生产企业注册了“联想”机箱壳的商标，二者就有可能产生商标使用权的纠纷。同样，配件商品的商标标注应以不侵犯相关配件的商标专用权为前提，同时考虑标注位置的显著性、固定性的因素来确定。同时相关配件不能单独包装对外销售，只能以配件形式在企业内部流转。
　　（三）判断商标侵权应掌握的原则
　　《最高人民法院关于审理民事纠纷案件若干问题的解释》第九条、第十条的规定，商标相同，是指被控侵权的商标与当事人的注册商标相比较，二者在视觉上基本无差别；商标近似是被控侵权的商标与当事人的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相近似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生或者认为其来源与当事人注册商标的商品有特定的联系；认定商标相同和近似应以相关公众的一般注意力为标准，即要对商标的整体进行比对，又要对商标主要部分进行比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行；同时，判断商标是否近似，还应当考虑请求保护注册商标的显著性、知名度和商标的实际使用情况，以是否容易导致混淆作为判断标准。亦即，侵犯注册商标专用权意义上的将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用应当以是否会造成混淆性近似，是否造成市场混淆是判断商标侵权的重要因素。
　　（四）一审法院判决带来的启示
　　对证据的采信上，在本案一审过程中，对当事人提供的与迅弛车行提供的证明，法院结合当事人的委托生产、是否销售非认定商标侵权的前提条件等因素，认为此证据没有关联性而不予采信，从而避免了与当事人之间的是否作为配件销售这一争论。#p#分页标题#e#
　　对商标侵权认定上，一审法院认定“天能之星”商标仅限于12类商品的使用保护，而当事人使用的系蓄电池是第9类商品，而非12类商品的组成部分。在对具体条文引用上，法院首先用较大篇幅论述了“天能之星”构成了对“天能”商标的侵权，而对当事人提出的系作为商品名称使用，法院认为，即使是作为商品名称或商品装潢使用，也系一种侵权行为，通过判决的说理有效的避开了对《商标法》五十二条第一款或第五款引用之争。
　　法院通过大量论述重点说明了当事人侵权行为事实，对各种争论的情况进行了分析，充分说明了不管有无销售，是作为商标使用还是商标名称使用都属于侵权行为，从而有效避免了陷入有无销售事实的认定，法律条款的适用纷争，这种处理方式对我们在处罚说理时有较大的借鉴意义。(作者：戴跃波，来源：互联网)


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