（宁波）原告林东明、东莞盈丰五金塑胶制品有限公司与被告宁波海斯曼科技发展有限公司侵害外观设计专利权纠纷案一审民事判决书

浙江省宁波市中级人民法院

民事判决书

（2013）浙甬知初字第334号

　　原告：林东明。
　　原告：东莞盈丰五金塑胶制品有限公司。
　　法定代表人：林沂水。
　　两原告共同委托代理人：江诚城。
　　两原告共同委托代理人：孔令斌。
　　被告：宁波海斯曼科技发展有限公司。
　　法定代表人：邬飞国。
　　委托代理人：许华伟。
　　原告林东明、东莞盈丰五金塑胶制品有限公司（以下简称盈丰公司）为与被告宁波海斯曼科技发展有限公司（以下简称海斯曼公司）侵害外观设计专利权纠纷一案，于2013年9月24日向本院起诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于2013年11月5日公开开庭进行了审理。两原告共同委托代理人孔令斌，被告的委托代理人许华伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
　　原告诉称：原告林东明系专利号为ZL20083008××××.9、名称为“自行车型健身器”的外观设计专利权人，该专利的申请日为2008年5月4日，授权公告日为2009年9月30日。2009年10月1日，原告盈丰公司通过与原告林东明签订专利许可合同，获得上述专利的排他许可使用，支付专利许可使用费200000元。后两告发现被告未经授权擅自制造、销售侵害原告涉案专利权的产品，并因此诉至法院。经调解，被告海斯曼公司在（2012）浙甬知初字第246号调解书中承诺如再次制造销售被控侵权产品，则需赔偿两原告经济损失500000元。现两原告发现被告在调解书生效后继续制造、销售被控侵权产品，严重侵害了原告的合法权益。请求判令：一、被告立即停止侵害原告享有的专利号为ZL20083008××××.9、名称为“自行车型健身器”的外观设计专利权的行为，即立即停止制造、销售、许诺销售落入该专利权保护范围的产品；二、被告在两原告监督的情况下销毁用于制造侵权产品的专用模具；三、被告赔偿两原告经济损失500000元；四、被告赔偿两原告调查取证的合理费用及律师费13000元。在审理中，两告明确诉讼请求第一项为：被告立即停止2012年9月26日以后侵害原告享有的专利号为ZL20083008××××.9、名称为“自行车型健身器”的外观设计专利权的行为，即立即停止制造、销售、许诺销售落入该专利权保护范围的产品。
　　被告未作书面答辩，其辩称：一、被告的涉案被控侵权产品与原告专利的外观设计既不相同也不近似，未落入原告专利权保护范围；二、即使被告构成侵权，因原告被侵权所受到的实际损失不确定，赔偿数额应按照被告侵权所获得的利益即被告在天猫网的销售记录确定，或参照涉案专利许可使用费的一倍即5万元确定；三、侵权赔偿数额应按照实际损失确定，而不应按照双方约定来确定，故不适用（2012）浙甬知初字第246号调解书中的违约条款；四、前述调解书中约定的500000元违约金过高，请求法院依法予以调整。综上，请求法院驳回两原告诉讼请求。两原告为证明其诉称理由，提供了以下证据：
　　1．外观设计专利证书及专利登记簿副本，拟证明原告林东明系涉案外观设计专利权人且该专利有效；
　　2．专利许可合同、申请告知书及回函，拟证明原告林东明的诉讼主体地位适格，享有诉权；原告盈丰公司系排他许可专利权人，亦享有本案诉权；
　　3．（2012）浙甬知初字第246号民事调解书、（2012）沪东证经字第1426号公证书、（2012）沪东证经字第1609号公证书，拟证明两原告涉案专利权曾遭被告侵犯，后双方达成调解协议，被告承诺自2012年9月26日起如再次制造、销售被控侵权产品，则需赔偿两原告经济损失500000元；
　　4．（2013）沪东证经字第10949号公证书、（2013）沪东证经字第11276号公证书，拟证明被告于2012年9月26日后制造涉案侵权产品并通过天猫网销售；#p#分页标题#e#
　　5．律师费发票、公证费发票，拟证明两原告为维护合法权益支付了律师费9000元和公证费4000元；
　　6．被告海斯曼公司在2013年10月份广交会上的宣传册，拟证明被告仍然在许诺销售侵害两原告涉案专利权的产品。
　　对两原告提供的证据，被告海斯曼公司对证据1的真实性、关联性均没有异议。对证据2的真实性、合法性没有异议，但认为告林东明的诉权已转让给原告盈丰公司，其不应再享有诉权。对证据3的真实性、合法性均没有异议，但认为（2012）浙甬知初字第246号民事调解书中500000元的赔偿金约定过高，请法庭酌减。对证据4的真实性、合法性均没有异议，但认为公证书仅证明2013年7月9日被告有销售行为，不能证明被告自2012年9月26日就开始销售。对证据5的真实性、关联性、合法性均没有异议。对证据6的真实性、关联性、合法性均没有异议，但认为宣传册系提前印制好的，尚未来得及更改。
　　被告海斯曼公司在举证期限内未向本院提交证据。庭审过程中，被告申请法院调取天猫网的销售记录，拟证明被告因侵权所获得的利益。另，被告要求庭后提交法定代表人及投资人变更的工商证明，拟证明被告即使构成再次侵权亦无侵权故意，但其并未在法庭指定的期限内提交。
　　本院经审查认为，两原告提供的证据1，因被告对其真实性、关联性无异议，本院予以认定。对证据2，因被告对其真实性、合法性无异议，且原告在庭后补交了原告林东明与原告盈丰公司作为共同起诉主体的声明，本院予以认定。对证据3、证据4，因被告对其真实性、合法性无异议，本院予以认定。至于被控侵权产品是否落入原告专利权保护范围以及（2012）浙甬知初字第246号民事调解书中500000元的赔偿金约定是否符合法律规定，本院将另行阐述。对证据5、证据6，因被告对其真实性、关联性、合法性无异议，本院予以认定。
　　被告当庭提交的请求法院调查收集证据的申请，因已超过举证期限，且该证据与本案待证事实无关，本院不予准许。
　　根据以上证据，本院认定如下事实：
　　原告林东明系专利号为ZL20083008××××.9、名称为“自行车型健身器”的外观设计专利权人，该专利的申请日为2008年5月4日，授权公告日为2009年9月30日。该外观设计专利公告图包括主视图、后视图、左视图、右视图、俯视图、立体图等。该专利现仍有效。
　　2009年10月1日，两原告签订专利许可合同，由原告盈丰公司排他许可实施上述专利，期限为四年，专利许可费200000元。合同约定，许可方和被许可方都有权向侵犯专利权的第三者起诉。
　　被告海斯曼公司成立于2007年6月19日，注册资本为588万元，其工商登记的经营范围为：一般经营项目：塑料制品、五金产品、电子、电器产品研究、设计、开发、制造、加工，自营和代理货物与技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物与技术除外。2012年2月18日，经上海市东方公证处公证人员公证，上海联瑞知识产权代理有限公司的委托代理人从位于浙江省宁海县214省道上的一家公司（该公司大楼上有“海斯曼”等字样标示）购得一个“电动迷你单车”，当场取得两张《出库单》、一份宣传资料以及一张名片，上海市东方公证处对此出具了（2012）沪东证经字第1426号公证书。
　　2012年2月23日，经上海市东方公证处公证人员公证，上海联瑞知识产权代理有限公司的委托代理人通过该公证处的电脑，对网址为http：／／healthma.cn.alibaba.com／／的网站上的相关内容进行了公证，相关页面上显示有被告的相关信息及涉案被控侵权产品的图片等内容，上海市东方公证处对此出具了（2012）沪东证经字第1609号公证书。
　　2012年5月4日，两原告起诉至本院，要求判令被告海斯曼公司立即停止侵权行为，销毁模具并赔偿两原告经济损失200000元及原告调查取证的合理费用、律师费12300元。后在本院审理过程中，两原告又申请追加邬亦平为共同被告。同年9月26日，经本院主持调解，原告林东明、盈丰公司与被告海斯曼公司、邬亦平自愿达成调解协议，被告海斯曼公司、邬亦平于协议签订之日起立即停止侵害原告林东明、盈丰公司享有的专利号为ZL20083008××××.9、名称为“自行车型健身器”的外观设计专利权的行为，即被告海斯曼公司立即停止销售、被告邬亦平立即停止制造、#p#分页标题#e#
　　销售被控侵权的“电动迷你单车”；被告海斯曼公司、邬亦平如再次制造、销售被控侵权的“电动迷你单车”，则需赔偿两原告经济损失500000元。
　　2013年7月4日，经上海市东方公证处公证人员公证，盈丰公司的委托代理人通过该公证处的电脑，打开浏览器InternetExplorer，在地址栏上输入www.tmall.com，进入该网址页面，点击“搜索‘海斯曼’店铺”链接，进入海斯曼旗舰店，相关页面上显示有被告的相关信息及涉案被控侵权产品的图片等内容，点击购买“海斯曼电动迷你单车HSM-10CE康复健身偏瘫训练脚踏车正品特价包邮”链接，上海市东方公证处对网站上的相关内容及购买过程进行了公证，并对此出具了（2013）沪东证经字第10949号公证书。
　　2013年7月9日，经上海市东方公证处公证人员公证，盈丰公司的委托代理人从位于上海市南苏州路1501号（该处门口有“上海市邮政速递物流有限公司”字样标牌）取得一箱物品，并启封查看，对箱内一件有“海斯曼电动迷你单车”标签的物品及一张《宁波增值税普通发票》等拍照，上海市东方公证处对此出具了（2013）沪东证经字第11276号公证书。
　　另查明，两原告为制止侵权行为支付公证费4000元，律师费9000元。
　　本院认为：原告林东明依法享有专利号为ZL20083008××××.9、名称为“自行车型健身器”的外观设计专利权，该专利权在有效期内受法律保护。2009年10月1日，原告林东明与盈丰公司签订专利许可合同，排他许可盈丰公司实施上述专利，并约定双方都有权向侵害专利权的第三者起诉。经原告林东明声明，其与盈丰公司作为原告共同起诉，本院予以支持。结合本案原告的诉称和被告的答辩意见，本案的争议焦点在于：被控侵权产品是否落入原告涉案专利权的保护范围；被告海斯曼公司在调解协议签订后是否实施了制造、销售、许诺销售被控侵权产品的行为；如何确定被告海斯曼公司的赔偿责任。
　　（一）被控侵权产品是否落入原告涉案专利权的保护范围根据法律规定，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准。因被控侵权产品与涉案专利属同种产品，可以用于比对。判断外观设计是否相同或者近似，应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力为准。经比对，被告销售、许诺销售的型号为“海斯曼电动迷你单车HSM-10CE”的被控侵权产品与原告专利的外观设计基本相同，两者遥控器面板上功能按钮的细微差别在整体视觉效果上无实质性差异，应当认定两者构成相近似，故被控侵权产品已落入原告专利权的保护范围。被告关于被控侵权产品与原告专利的外观设计既不相同也不近似的辩称与事实不符，本院不予采纳。
　　（二）被告海斯曼公司在调解协议签订后是否实施了制造、销售、许诺销售被控侵权产品的行为两原告为证明被告海斯曼公司再次实施了制造、销售、许诺销售被控侵权产品的行为，向法院提交了（2013）沪东证经字第10949号公证书、（2013）沪东证经字第11276号公证书、公证封存的被控侵权产品以及《产品宣传册》。庭审中，经现场对公证封存的电动迷你单车进行勘验，勘验结果显示：本案被控侵权产品海斯曼电动迷你单车的底部贴有产品标签，记载“型号HSM-10CE”，但未记载生产日期，包装箱内的使用说明书以及合格证上亦没有印制被控侵权产品的制造时间。由于（2013）沪东证经字第10949号公证书、（2013）沪东证经字第11276号公证书仅能证明被告海斯曼公司销售被控侵权产品的时间为2013年7月4日，无法证明被告海斯曼公司制造被控侵权产品的时间，而勘验结果亦不能证明海斯曼公司在调解协议签订之后实施了制造被控侵权产品的行为，且两原告未能举证证明被告存有专门用于制造侵权产品的模具，故对两原告要求判令被告立即停止制造被控侵权产品，并在原告监督的情况下销毁相关模具的诉讼请求，本院不予支持。#p#分页标题#e#
　　由于（2013）沪东证经字第10949号公证书中所作网页截屏，显示有涉案被控侵权产品海斯曼电动迷你单车HSM-10CE的相关内容，可以证明海斯曼公司实施了销售、许诺销售被控侵权产品的行为。关于原告提交的海斯曼公司在2013年10月份广交会上的《产品宣传册》，因被告海斯曼公司对该份证据的真实性、合法性、关联性均无异议，经现场勘验，该产品宣传册上亦有涉案被控侵权产品“ElectricMiniBikeHSM-10CE”的图片及说明。至于海斯曼公司认为该《产品宣传册》系提前印制的辩称，本院认为，《产品宣传册》的印刷时间对于本案认定海斯曼公司是否在调解协议签订后实施许诺销售被控侵权产品的行为，不具有法律意义，即使印刷时间在调解协议签订前，也不影响将调解协议签订后传播、散发《产品宣传册》的行为认定为许诺销售。因此，可以认定海斯曼公司在调解协议签订后实施了许诺销售被控侵权产品的行为。
　　（三）如何确定被告海斯曼公司的赔偿责任
　　1.关于各方在前案中达成的调解协议的效力由于调解协议系各方自愿达成，其内容仅涉及私权处分，不涉及社会公共利益、第三人利益，也不存在法律规定的其他无效情形，且本院对调解协议进行审查后制作了民事调解书，故各方在前案中达成的调解协议合法有效。2.关于本案能否适用各方在调解协议中约定的赔偿数额确定方法。
　　首先，本院认为，本案中海斯曼公司应承担的民事责任，不属于侵权责任与违约责任竞合之情形。合同法第一百二十二条所规定的侵权与违约责任的竞合，其法律要件是“因当事人一方的违约行为，侵害对方人身、财产权益”。就该规定来看，违约责任与侵权责任发生竞合的前提是当事人双方之间存在一种基础的交易合同关系。基于该交易合同关系，一方当事人违反合同约定的义务，该违约行为侵害了对方权益而产生侵权责任。因此，该规定中的违约行为应当是指对基础交易合同约定义务的违反，且该违约行为同时侵害了对方权益，而不是指对侵权行为发生之后当事人就如何承担赔偿责任所作约定的违反。合同法第一百二十二条中的违约行为与侵权行为是同一法律行为，而一方的侵权行为与侵权行为发生后双方就赔偿责任计算方式和数额的约定则是两个法律行为。就调解协议的内容来看，该协议并非两原告与海斯曼公司之间的基础交易合同，而是对侵权行为发生后如何承担侵权赔偿责任（包括计算方法和数额）的约定。因此，本案中海斯曼公司应承担的民事责任，不属于合同法第一百二十二条规定的侵权责任与违约责任竞合的情形。
　　其次，应当明确，本案中海斯曼公司应承担的民事责任系侵
　　权责任。一方面，前已述及，两原告与海斯曼公司之间并不存在基础合同关系；另一方面，调解协议的法律意义与效果，不在于对海斯曼的合同交易义务作出约定，而在于对侵权责任如何承担作出约定。即使没有调解协议，海斯曼公司基于法律规定也同样负有不侵权的义务。当事人各方将海斯曼公司将来侵权行为发生后的具体赔偿方法和数额写进调解协议，只是为了便于进一步约定当海斯曼公司再次侵权时其侵权责任应如何承担。
　　再次，《中华人民共和国侵权责任法》、《中华人民共和国专利法》等法律，并未禁止被侵权人与侵权人就侵权责任的方式、侵权赔偿数额等预先作出约定；这种约定的法律属性，可认定为双方就未来发生侵权时权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权所获得的利益，预先达成的一种简便的计算和确定方法。本院认为，基于举证困难、诉讼耗时费力不经济等因素的考虑，双方当事人在私法自治的范畴内完全可以对侵权赔偿数额作出约定，这种约定既包括侵权行为发生后的事后约定，也包括侵权行为发生前的事先约定。因此，本案适用调解协议中各方约定的赔偿数额，与专利法第六十五条的有关规定并不冲突。值得注意的是，《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十五条第三款规定，双方当事人基于权利人的实际损失或者侵权人的违法所得，就赔偿数额达成协议的，法院应当准许。该规定即为法院对当事人就涉案侵权责任赔偿数额作出的“事后约定”的认可。#p#分页标题#e#
　　综上，本案可以适用两原告与被告海斯曼公司在调解协议中约定的赔偿数额确定方法。考虑到天猫网并非被告产品销售的唯一渠道，被告关于赔偿数额应按照被告侵权所获得的利益即被告
　　在天猫网的销售记录确定的辩称与事实不符，本院不予采纳。3.关于本案如何适用各方在调解协议中约定的赔偿数额确定方法本案具体如何适用调解协议中约定的赔偿数额确定方法，取决于对调解协议中第五条“被告海斯曼公司、邬亦平如再次制造、销售被控侵权的‘电动迷你单车’，则需赔偿原告林东明、盈丰公司经济损失500000元”这一约定内容的解释。根据本院查明的事实，结合调解协议中其他条款约定的内容，可以认定海斯曼公司、邬亦平系两个独立的民事主体，在先前侵害林东明、盈丰公司享有的外观设计专利权纠纷案件中，两者已明确就不得再实施侵权行为以及相应赔偿数额作出约定，即海斯曼公司立即停止销售、邬亦平立即停止制造、销售被控侵权的“电动迷你单车”。调解协议第一条至第四条对海斯曼公司与邬亦平各自的侵权行为进行了明确，由此可知，协议第五条中500000元的赔偿数额约定亦是海斯曼公司与邬亦平对各自再次侵害两原告外观设计专利权所应承担侵权赔偿责任的“事前约定”，即海斯曼公司如再次销售被控侵权的‘电动迷你单车’，则需赔偿原告林东明、盈丰公司经济损失500000元；邬亦平如再次制造、销售被控侵权的‘电动迷你单车’，则需赔偿原告林东明、盈丰公司经济损失500000元。
　　本院认为，各方当事人自愿达成调解协议，理应受到该协议内容的约束。综合考虑本案专利权的类别、专利许可使用费、被告注册资本、经营规模以及被告再次侵权的性质和情节等因素，前述调解协议中约定的500000元赔偿额亦并不过高，被告关于约定的赔偿金额过高，请求法院依法予以调整的辩称与事实不符，且于法无据，本院不予采纳。被告海斯曼公司未经专利权人原告林东明的许可，销售、许诺销售上述落入专利号为ZL20083008××××.9、名称为“自行车型健身器”外观设计专利权保护范围的产品，已构成对两原告涉案专利权的侵害，应承担相应的民事责任。因原告盈丰公司系涉案专利排他许可被授权人，授权期限自2009年10月1日始，期限为四年，原告林东明、盈丰公司未向本院提交涉案专利许可合同展期或续签专利许可合同的证据，故虽原告盈丰公司在本案起诉时依法享有诉权，但至本判决作出之日已超出专利许可期限，因而原告盈丰公司要求判令被告海斯曼公司停止销售、许诺销售被控侵权产品的诉请，业已丧失权利基础，本院不予支持。因被告海斯曼公司在本院作出的（2012）浙甬知初字第246号调解书生效之后，再次实施了销售、许诺销售被控侵权产品的行为，此侵权行为系新的侵权行为，故原告林东明要求判令被告停止销售、许诺销售被控侵权产品的诉请，于法有据，本院予以支持。考虑到两原告为制止侵权行为支出了一定的费用，故对两原告要求被告海斯曼公司另行赔偿为制止侵权行为所支出的合理费用13000元的诉请，本院予以支持。
　　综上，依照《中华人民共和国民法通则》第一百一十八条、《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第五十九条第二款、第六十五条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：一、被告宁波海斯曼科技发展有限公司立即停止侵权行为，即立即停止销售、许诺销售侵害原告林东明享有的专利号为ZL200830085207.9、名称为“自行车型健身器”外观设计专利权的产品；
　　二、被告宁波海斯曼科技发展有限公司赔偿原告林东明、东莞盈丰五金塑胶制品有限公司经济损失500000元，于本判决生效后十日内付清；三、被告宁波海斯曼科技发展有限公司赔偿原告林东明、东莞盈丰五金塑胶制品有限公司为制止侵权行为所支出的合理费用13000元，于本判决生效后十日内付清；#p#分页标题#e#
　　四、驳回原告林东明、东莞盈丰五金塑胶制品有限公司的其他诉讼请求。
　　如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
　　案件受理费8930元，由被告宁波海斯曼科技发展有限公司负担。
　　如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状一式五份，上诉于浙江省高级人民法院［上诉案件受理费人民币8930元（具体金额由浙江省高级人民法院确定，多余部分以后退还），应在提交上诉状时预交，款汇浙江省高级人民法院，户名：浙江省财政厅非税收入结算分户，账号：190001010400065750000515001，开户银行：农业银行杭州市西湖支行。上诉期满七日后仍未交纳的，按自动撤回上诉处理］。

　　审　判　长　　毛明强
　　代理审判员　　马　宁
　　人民陪审员　　王高伟
　　二〇一四年三月十四日
　　代书　记员　　沈梁丹

　　适用法律：《中华人民共和国民法通则》第一百一十八条公民、法人的著作权（版权）、专利权、商标专用权、发现权、发明权和其他科技成果权受到剽窃、篡改、假冒等侵害的，有权要求停止侵害，消除影响，赔偿损失。《中华人民共和国专利法》第十一条第二款外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。第五十九条第二款外观设计专利权的保护范围以表示在图片或照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。第六十五条第一款侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利　益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。
 
(作者：未知，来源：互联网)