欧美判例翻译丨美国首件“商标使用意图”司法判例(4)

　　FN3委员会单独考虑了“Swatch”商标和“iWatch”商标是否具有混淆可能性的问题，并认为不具有这样的可能性。Swatch在其应诉状中对这一点提出了质疑意见。由于本院基于Berger不具有商业化使用商标的善意目的这一点支持了委员会的决定。因此，本院对本案中的混淆可能性问题不再考虑。

　　II. 讨论

　　A

　　1998年修订的商标法（即：Trademark Law Revision Act of 1988，以下简称：“TLRA”）对本案中出现的情形作出了详细的规定。TLRA规定：“法律允许申请人实际商业化使用商标之前就开始商标的申请程序，只要该申请人具有在日后对商标进行商业化使用的善意目的。”[28]从而对《兰哈姆法》进行了修改。

　　在此之前，《兰哈姆法》要求商标申请人在提交商标申请之时，就已经对商标进行商业化使用，否则将无法满足商标注册的要求[29]。然而，《兰哈姆法》中的这一要求导致某些申请人开始对商标进行“象征性使用”，所谓“象征性使用”指的是对商标最小程度的使用，而申请人进行“象征性使用”的目的纯粹是为了在真正对商标进行商业化使用之前，来保证取得某个商标下的权利。根据TLRA的立法记录，国会基于多个原因指出上述规定的问题，包括“象征性使用”并不具有在所有产业中的通用可行性。[30]例如，对于某些大体量或高价格的商品，或者对服务行业而言，“象征性使用”几乎是“几乎不可能的”。[31]另一个问题是上述规定允许基于最小程度的使用获得商标注册，这导致大量的获得注册但几乎没有被使用过的商标出现，这和立法目的相违背。[32]此外，国会也认识到：上述规定会对新的商品类型的诞生构成巨大的法律风险，并且对于某些产业以及较小体量的公司的市场地位不利[33]。例如，真正商业化使用商标的申请人在通过商标申请取得其权利之前，可能会面临其他竞争者基于“既存”商标的侵权指控。

　　国会通过出台TLRA解决上述问题[34]。为了解决“象征性使用”带来的一系列问题，TLRA通过要求申请人对商标的使用必须构成“一般商业意义上的善意使用”，从而提高了申请人使用商标的义务[35]。同时，TLRA降低了申请人启动商标申请程序的限制，即允许申请人在证明其具有在日后对商标进行商业化使用的善意目的的情况下进行商标申请。[36]

　　尽管商标权人在仅具有真实使用目的的情况下就能够启动商标注册程序，但TLRA也要求“意图使用”型商标申请的申请人必须在申请期限内必须完成以下事项中的至少一项：（1）提供经证实的声明证明商标的实际使用；或（2）将“意图使用”型申请转变为“实际适用”型申请。[37]换句话说，在取得商标注册前，该等商标申请人最终还需要证明对商标的商业化使用。

　　B

　　由于本院的先例中没有解决过此类问题，本院首先要明确“缺乏商业化使用的善意目的”是否是提出商标异议的合理依据。长期以来，PTO都认为异议人可以依据申请人缺乏上述善意目的为由提出商标申请的异议。本院同意PTO的观点。只要存在任何能够申请人的申请无效的法定事由，异议人都可据此提出商标异议[38]。根据《兰哈姆法》第(1)(b)条，“商业化使用的善意目的”是有效的“意图使用”申请的要件之一，因此，异议人可以可以依据申请人缺乏上述善意目的为由提出商标申请的异议。此外，本院发现，有另一巡回法院亦对上述问题得出了相同的答案[39]。

　　C

　　本院接下来着手解决《兰哈姆法》第(1)(b)条下“商业化使用的善意目的”的含义。作为整体来看，《兰哈姆法》第(1)(b)(1)条规定了：(作者：杨周行，来源：华政东方知识产权)